职务发明判例分析

职务发明判例分析

依据我国专利法实施细则第十二条第一款规定：在本职工作中作出的发明创造是职务发明创造。因此，本职工作的判断，是判断一项涉诉专利是否为职务发明的一项重要内容。笔者通过对吴付华案、徐晓辉案、傅敏案的分析，认为此种认定实际是依据了两条判断条件：

1、该涉诉专利是否有单位任务指令；

2、涉诉专利与单位产品、业务是否具有较强的关联性。

吴付华案、徐晓辉案、傅敏案分别代表了：1、无单位任务指令；2、有一定的任务指令但该指令的单位产品、业务与涉诉专利缺乏关联性；3、有任务指令且该指令与涉诉专利有较强的关联性三个层次。

其符合程度的不同最终决定了该研发工作是否为本职工作的认定不同，进而决定了该些涉诉专利是否为职务发明。

一、湘潭金菱科技有限责任公司与吴付华专利权属纠纷上诉案（以下简称“吴付华案”）

该案是湖南省高级人民法院的已结案例，对于职务发明类诉讼有一定指导意义，现摘抄如下：“原审法院认为，专利法第六条规定：执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定。专利法实施细则第十二条规定：职务

发明创造是指：1、在本职工作中作出的发明创造；2、履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；3、退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配任务有关的发明创造。本案中，（1）从原告提交的证据看，仅能证明被告自2004年2月至原告公司工作起，到2004年6月被告提出涉案专利申请期间曾经在原告公司工作，并担任技术部部长，以及负责对产品设计图等技术资料进行校对和审核的事实。原告并未证明其已向被告下达任何关于滚珠联轴器方面的开发性研究任务，故被告在原告处任职期间自行研究发明的技术创造不能视为被告在本职工作中作出的发明创造。（2）被告发明的专利是否利用了原告的物质技术条件。物质技术条件是指：资金、设备、零部件、原材料或不对外公开的技术资料等。从本案现有证据来看，虽然被告在原告公司工作，但并非必然利用其物质条件，就此原告也未举证予以证明；关于技术条件的问题，由于大多数发明创造均是在现有的技术的基础上的一种改进和创新，虽涉案专利技术与包含了原告公司原使用已过保护期的专利在内的滚珠联轴器在技术上存在局部相同性，但原告并未证明被告所发明的技术只能利用其公司现有不对外公开的技术才能完成，出于鼓励技术创新、促进技术进步的保护目的，对原告认为被告专利利用了其公司现有物质和技术条件发明了涉案专利的主张不予认可。故原告提供的证据不足以证明被告吴付华申报的“十字槽式滚珠联轴”实用新型专利系其在本职工作中或履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造，亦不能证明被告是

利用原告单位的物质技术条件等所完成的职务发明。且在双方均未对涉案技术发明的归属事先有约定的情形下，应认定诉争专利系非职务发明创造。故对原告的诉讼请求，不予支持。关于专利所涉纠纷中的诉讼时效问题，根据司法解释规定，侵犯专利权的诉讼时效为二年。而本案是专利权权属纠纷，不宜适用二年诉讼时效的规定，对被告就此提出的抗辩主张，不予支持。依照《中华人民共和国专利法》第六条、《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决：驳回原告湘潭金菱科技有限责任公司诉讼请求。

本院认为：本案二审期间的争议焦点是双方当事人争议的涉案“十字槽式滚珠联轴器”实用新型专利是否属于职务发明。依据前述专利法第六条、专利法实施细则第十二条以及民诉法关于谁主张谁举证的规定，上诉人湘潭金菱科技有限责任公司应举证证明研发滚珠联轴器是被上诉人吴付华的本职工作或者是公司分配给他的任务或者应举证证明被上诉人吴付华主要是利用了公司的物质技术条件完成了涉案“十字槽式滚珠联轴器”实用新型专利的创造发明。根据本案事实，上诉人湘潭金菱科技有限责任公司只举证证明了被上诉人吴付华系其公司职工，在其公司担任技术部部长期间完成了涉案争议的实用新型专利的发明，但并未举证证明研发滚珠联轴器是吴付华的本职工作，也未举证证明公司向被上诉人吴付华下达过任何关于滚珠联轴器方面的开发性研究任务，因此，不能认定涉案争议的实用新型专利是被上诉人吴付华在本职工作中作出的发明创造或者履行本单位交付

的本职工作之外的任务所作出的发明创造。且上诉人湘潭金菱科技有限责任公司提交的证据亦不足以证明被上诉人吴付华是利用了其物质技术条件才完成了涉案争议的实用新型专利的发明。因此，被上诉人吴付华“十字槽式滚珠联轴器”实用新型专利不属于职务发明。对上诉人提出的涉案十字槽式滚珠联轴器实用新型发明专利符合所有职务发明的构成要件，是职务发明的主张，本院不予支持。关于本案的诉讼时效，本案是专利权权属纠纷，不宜适用二年的诉讼时效的规定，对被上诉人吴付华就此提出的抗辩主张，本院不予支持。”

该案的证明方式为通过了解调查吴付华的岗位职责，以及其之前工作，发现其工作内容不包含研发工作，因此直接判断该涉诉发明不是职务发明。因此在判断本职工作时，不应仅凭用人单位认定其为科技部部长或研发部部长等职位，还应通过合同、岗位说明、员工具体实际工作的陈述等证据的证实该岗位的具体职责是否包括研发工作，而且这些工作内容在判断中更为重要。

二、四川省高级人民法院精钻科技(成都)有限公司与徐晓辉专利权属纠纷上诉案（以下简称“许晓辉案”）：

“法院认定事实：2001年至2006年6月期间，徐晓辉在精钻公司工作，2006年辞职。2005年4月，徐晓辉担任精钻公司研发部工程师。2005年，精钻公司试制了飞艇，试制工作由徐晓辉具体负责。徐晓辉设计了可用于飞艇和空飘气球的泄气阀，并于2005年11月22日以个人名义申请了专利，2007年获得授权，其专利号为

ZL200520036200．9。

一审法院认定：本案中，精钻公司主张诉争专利技术系徐晓辉在履行本职工作中作出的发明创造。徐晓辉作为精钻公司研发部工程师，受精钻公司指派带队研发飞艇，并已实际试制出了一架飞艇。然而，本案诉争专利系空飘气球的自动放气装置，精钻公司、徐晓辉一致陈述此种自动放气装置即为泄气阀，可用于飞艇、空飘气球，以确保飞艇或空飘气球在发生意外时能够安全回落。精钻公司既未能举证证明飞艇与泄气阀之间存在缺一不可的关系，即飞艇必须安装有泄气阀，二者不能相互独立存在；也未能举证证明其分配给徐晓辉的试制飞艇任务中还包括泄气阀的研发。此外，精钻公司并未举证证明生产、销售飞艇属于精钻公司的日常经营项目，且徐晓辉的研发职责包括了飞艇及飞艇相关设备、部件的研发工作，因此，徐晓辉研发泄气阀的行为既非完成其本职工作，亦非完成精钻公司分配的任务，不属于职务发明，故该院对徐晓辉认为诉争专利系其个人发明创造的主张予以支持，对精钻公司的相反主张不予支持。因诉争泄气阀技术不属于职务发明，精钻公司关于其就诉争专利技术享有申请权的主张缺乏事实及法律依据，其主张不能成立，该院不予支持。同理，精钻公司据此而主张徐晓辉侵犯其专利申请权的请求也不能成立，该院不予支持；对精钻公司就此诉讼请求所举的相关证据材料，该院不再进行审查认定。

二审法院认定：本案中，根据精钻公司提交证据和其法定代表人庭审中所作陈述，飞艇制造所涉技术是成熟的现有技术，精钻公司

根据制作飞艇的需要绘制零件图纸、生产零件并组装试制了一架飞艇。在此过程中，精钻公司并未就飞艇现有技术中存在哪些缺陷进行总结，也未将应在哪些方面进行技术创新及如何创新等内容列入公司计划。并且，精钻公司试制的飞艇未安装泄气阀装置，沈灏本人也陈述因为安全回收问题没有解决，精钻公司在试飞之后未再开发飞艇。可见，精钻公司也从未组织实施过泄气阀装置的研发任务。因精钻公司提交的现有证据均不足以证明其有研发飞艇泄气阀装置的任务并向有关技术人员派发了该任务，故精钻公司认为泄气阀项目必然是飞艇项目的子项目无事实依据，本院不予支持。诉争专利“空飘气球的自动放气装置”虽也能应用于飞艇，但飞艇并非必须安装该装置才能使用，故精钻公司认为飞艇与诉争专利之间存在缺一不可的关系无事实依据，本院不予支持。精钻公司还认为徐晓辉在诉争专利的研发过程大量利用了精钻公司的物质条件，其生产的加速度传感器和拉力传感器即被徐晓辉用于诉争专利。本院认为，精钻公司提交证据均不能反映徐晓辉在诉争专利研发过程中利用了精钻公司的物质技术条件。对于精钻公司所强调的零部件加速度传感器和拉力传感器，虽然精钻公司的证据反映其生产了上述零部件，但精钻公司不能证明徐晓辉领用了上述零部件并将其应用于诉争专利中。故精钻公司认为徐晓辉利用了精钻公司的物质技术条件的理由不能成立。”

本案中，可以发现涉诉专利与单位产品、业务是否具有较强关联性的判断是对于该涉诉专利是否有单位任务指令的补充。若认定该岗位不包括研发工作，例如吴付华案，则可以不需判断涉诉专利与单位产品、

业务的关联性；若在认定员工的岗位职责包括研发工作后，要判断是否研发涉诉专利为员工本职工作，则还应继续判断该研发工作的研发内容是否与涉诉专利的技术内容具有较强的关联性，如果最终的结论是二者不具备关联性，如徐晓辉案，则仍不能认定该发明行为为本职工作，进而不能得出该涉诉专利为职务发明的结论。

三、与上述情形相对的是，即便员工的工作岗位不是公司研发部门，但通过对该员工的实际工作内容的了解，仍可以判断其研发工作是该员工的本职工作。例如重庆市第一中级人民法院审判的重庆力普盾门窗有限公司诉傅敏专利权属纠纷案（傅敏案）：

“被告认为其在原告处从事的本职工作系产品销售，而原告认为被告确实是包括产品销售工作，但由于被告懂机械技术，同时也从事大量技术工作。原告认为被告在技术图纸上签名就是其从事技术工作的证明。而被告认为技术图纸的结构设计，是在坚美公司公开的图集中直接选择，而非原告设计。本院认为：1、通过庭审查明的事实确定型材模具结构技术图纸的形成过程为：原告将所设计好的型材的结构绘制成型材结构草图，并提出技术要求，案外人广州坚美公司根据结构草图和技术文件，制作出正式样图；广州坚美公司把样图再交由原告在其生产车间进行试生产后对技术参数和结构进行修改后由广东坚美公司出具正式的图纸，最后根据原告公司的确认结构正式开模、生产，因此，图纸中反映的具体技术方案、结构、技术参数要求等内容是原告提出的。被告没有提供证据证明技术图纸上的结构设计来源于

广东坚美公司，对其“图纸系第三人设计”的抗辩不予支持。2、被告傅敏在技术图纸上签署“同意该结构”，“请按此图修改模具” “按该图要求开模壁厚取负极限偏差1.25mm”等包含技术内容的意见，同时也认可设计要求是其提出，由此可以判断被告在原告公司是以公司技术负责人的身份对产品图纸进行设计、审核确认以及修改，其从事的本职工作应当包括技术开发或改进的内容和范畴，证人证言也说明其从事相关技术工作。3、被告毕业于机械制造专业，工作经历也一直与机械制造有关，因此被告懂技术，有能力也有可能在公司参加技术研究和开发。4、原告单位的生产经营范围包括“加工、安装、销售铝合金门窗、塑钢门窗”，涉案专利所涉及的技术为“门窗网板夹持装置”，说明书中指明的技术领域为“建筑用的门窗”，与原告的生产经营范围一致。原告的法定代表人在涉案专利申请日之前申请了名称为“门窗防盗网装置”的实用新型专利，庭审中，原告陈述其法定代表人的专利已实际许可原告公司使用，经比对，型材编号为JM3891A14技术图纸显示了该专利的实施例，说明原告公司实际上已将其法定代表人的专利技术应用于工业生产。原告法定代表人的专利和涉案专利在国际专利分类号中相同，均为E06B9/01,属于同一技术领域，都是“金属网的防盗门窗”，通过权利要求书和说明书可以看出两个专利的主体结构都是一种可以和门窗组合安装在一起的夹持防盗装置。因此，原告法定代表人的在先专利和被告付敏履行其工作职责时形成的技术图纸是涉案专利的技术基础。基于上述分析，可以认定涉案发明与被告在原告单位期间承担的本职工作紧密相关。”

傅敏案也是遵循了上述本职工作的判断方法：首先，傅敏的岗位虽然是销售岗，但是通过傅敏的工作实际是负责了公司的研究工作，其工作内容包括研究开发工作；其次，傅敏研究的内容与公司业务产品通过法院的认定有较高的关联性。因此最终认定傅敏的研究成果为职务发明。

德权知识产权专利代理人撰写：鲍晓芳