平行进口法律规制的再思考_以知识产权独占许可为视角

2009年3月 当　代　法　学 第23卷第2期(总第134期) March,2009 Conte mporary La w Revie w Vol.23,No.2(Ser.No.134)

平行进口法律规制的再思考

———以知识产权独占许可为视角

马　乐　刘亚军

(吉林大学法学院,吉林长春130012)

[摘　要]对平行进口的法律规制争议不断,这一方面是由于其类型的多样性及由此带来的权利冲突和利益纷争的复杂性,另一方面是由于以传统的知识产权理论即权利用尽原则与地域性原则为基础解决平行进口问题所遇到的理论内部的矛盾性及由此决定的现实意义的有限性。从知识产权独占许可的视角分析由平行进口所引发的利益失衡可以为我们研究平行进口的法律规制提供新的思考路径。

[关键词]平行进口;知识产权独占许可;权利用尽原则;地域性原则

[中图分类号]DF20　[文献标识码]A　[文章编号]1003-4781(2009)02-0070-6

[收稿日期]2008-09-21

[基金项目]吉林大学哲学社会科学基金青年项目(2004QN012)

[作者简介]马乐(1983-),男,回族,宁夏银川人,吉林大学法学院国际法专业博士研究生;

刘亚军(1969-),女,吉林长春人,法学博士,吉林大学法学院教授,博士生导师。

一、平行进口引发的利益之争

平行进口的本质是贸易问题,更确切地说是货物贸易问题,只不过这里的货物是负载着知识产权的产品。知识产权国际许可是国际知识产权贸易的主要形式之一,通常表现为被许可人基于许可协议得在特定时间、地域范围内使用、销售由许可人享有(own)知识产权的产品或由被许可人自己制造、使用、销售该种知识产权产品。不论何种形式,究其本质知识产权国际许可都是以知识产权本身为标的的贸易关系。平行进口与知识产权国际许可在国际贸易领域经常会出现交叉从而衍生出利益关系上的矛盾与冲突。最为典型的是知识产权独占被许可人与平行进口商之间的利益冲突,从贸易关系的角度可以图示如下:①

若以权利关系表述,图示中的“未经授权零售商”即平行进口商,左边的虚线标示了其获得知识产权产品的渠道;“制造商”通常指知识产权人(owner)或其知识产权产品生产商,其两边的实线在现实中可能表现为知识产权产品的经销授权,但本质上标示了知识产权的许可关系,因为被授权人愿意支付高额对价的动因来自于其能够借助知识产权的垄断性获得优势市场地

①See Reza Ahmadi,B.Rachel Yang,Parallel I m ports:Challenges fr om Unauthorized D istributi on Channels,Marketing Science, Vol.19,No. 3.(Summer,2000),279-294.

位,而仅仅获得知识产权产品的所有权不足以达此目的,也正因此,B国中的“授权经销商或被许可人”往往成为知识产权独占被许可人(如国际特许经营中的特许经营人)。其中,独占被许可人通过与知识产权人签订独占许可协议取得在B国特定时间、地域范围内的知识产权独占使用权,由此有权排除包括知识产权人本人在内的其他主体在该时空范围内销售该知识产权产品。平行进口商通过其他合法渠道从低价位的A国进口相同的知识产权产品到高价位的B国进行销售,由于其销售价格通常不高于B国的独占被许可人的销售价格,因此挤占了独占被许可人的市场份额,使其利益受损。

二、平行进口的“理论基础”之辩

上述平行进口在国际贸易领域是较为常见、较为复杂,也较难处理的一类。近年来频繁出现的国际特许经营中的平行进口即属此类型。由于平行进口仍然是世界范围内颇存争议的问题,在既有的对该问题的论述中,多数学者通过将知识产权“权利用尽原则”(exhausti on of rights)与“地域性原则”(territ oriality)①作为处理平行进口问题的“理论基础”,②试图从宏观的角度对平行进口做出是或非,同意或禁止的法律规制结论。

对此笔者认为,首先,“理论基础”有语意不详之感,似有将上述两种知识产权原则作为平行进口存在前提的意味。而如上文所述,平行进口本质上是个货物贸易问题,将知识产权理论作为贸易问题的理论基础有待商榷,此其一。其二,即便将权利用尽与地域性原则作为论证平行进口是否合法,或者更进一步作为证明平行进口是否构成侵权的一种论据,将其作为理论基础提出也有以偏概全之嫌。此外,作为国际贸易领域颇具争议的问题,平行进口在不同类型中有着不同的表现形式,笼统地言其“好”或者“坏”难免偏颇,简单地对其表示“同意”或者“反对”也显僵固。探讨平行进口问题应置于具体情况中,亦即在具体的平行进口类型中对其进行分析、探讨从而做出相应的结论。即,“平行进口形式多种多样,其形式的多样性是造成其复杂性的一个重要原因,每种形式的平行进口都有自己各自的特点,也形成了自己独特的法律关系,因此,

①②权利用尽原则,又称权利穷竭原则,是指知识产权人或其授权的人许可生产的知识产权产品在第一次投放市场后,权

利人即丧失了对它的控制权,其权利被认为用尽,凡合法取得该产品的人只要不将其用于侵犯知识产权人的专用权即可自由地使用、转卖、处置该知识产权产品。地域性原则是说依据不同国家法律产生的知识产权是相互独立的,不依赖于其他国家的法律。

参见储敏:《平行进口的法律性质分析》,载《现代法学》2001年第6期。董刚,张薇:《国际贸易中平行进口法律问题———兼论入世后我国对平行进口的应对》,载《知识产权》2004年增刊。

应当有自己相应的一套规制原则和方法,对于所有的平行进口问题仅仅通过一种方法运用一种理论来解决是行不通的”。[1](P186)

其次,由于平行进口与知识产权不可割舍的联系,知识产权“权利用尽原则”与“地域性原则”被作为谈及平行进口不可回避的前提加以讨论,从而得出这样的结论,即一国对这两个原则如何取舍或者说采何态度决定了平行进口行为的合法性。①如果进口国接受权利用尽原则,同时认为这一原则的适用应受到地域性原则限制,那么某种知识产权产品的平行进口行为对该进口国而言即是非法的,因为产品上负载的知识产权在出口国被用尽并不影响其在进口国的效力,进口商在进口国销售该种知识产权产品的行为构成对知识产权人在进口国所享有知识产权的侵害;如若进口国接受权利用尽原则同时认为这一原则的适用不受地域性限制,情况则恰恰相反。然而,平行进口究其本质是贸易问题,而知识产权“权利用尽原则”与“地域性原则”都是知识产权的理论问题,将其作为平行进口的理论基础是否妥帖有待商榷。在援用权利用尽原则与地域性原则作为认定平行进口是否构成侵权的依据时,也会使法院陷入两难境地。②按照地域性原则的涵义,一种商品的标识能否取得商标权,该商标权是否受保护及其效力问题完全依各国国内法规定。基于此,在商标商品平行进口的情形下,假设商标权人在两国都获得商标权的法律保护,站在进口商的角度,尽管他在出口国因合法的买卖行为已经享有对该种商标商品销售的权利,但当这种商品从该国出口进入另一国,这种商品上的商标使用权便不会受到进口国法律的保护,除非该进口商能够再次获得授权;而站在商标权人的角度,尽管该权利人在出口国的商标权已因商品的首次售出而用尽,但这并不影响该商标权在进口国的效力,由此,平行进口商的销售行为在进口国构成商标权侵权。而依权利用尽原则,在商标商品平行进口的情形下,对商标权人而言,只要其售出该商标商品即失去了进一步控制的权利,不论进口商是在哪个国家购得合法使用该商标的商品,商标权人均不得干涉,更不能提出平行进口商构成侵权。

为何同样是从知识产权法的基本理论出发却得出截然相反的结论?“主要是上述两种理论存在着内在冲突和矛盾,二者互相牵制所致。它一方面表现为权利穷竭理论极力要求摆脱地域性原则的限制,因为设立权利穷竭理论的出发点,主要就是为了解释因商标附着于商品并伴其流通而产生的商标权人行使权利的愿望与实际不能之间的矛盾,从而为商品的顺畅流通扫清理论障碍。如果一定要把它限制在某一地理范围之内的话,肯定会阻碍国际贸易的发展,产生极大的不便和不利。另一方面,地域性原则又在试图强化对权利穷竭理论的控制,因为商标权地域性原则实际上就是立法权之地域性的延伸,如果允许突破一定的法域,纵容商标权‘国际穷竭’的话,那必然有损国家主权”。[2](P77)

此外,当知识产权独占许可遭遇平行进口,如果仍援用“权利用尽原则”与“地域性原则”对其中的平行进口问题进行分析,最终仍然要落实于知识产权法如何对上述原则做出规定并由此决定平行进口的合法性。然而,世界范围内对权利用尽原则的适用都是相当碎片化的(frag men2 ted),对权利用尽原则全盘接受或否定的适用也是不现实的(unrealistic)。③并且,独占被许可人受到侵害的知识产权独占使用权也无法从权利用尽原则与地域性原则上获得直接的救济依据。因为,权利用尽原则针对的是知识产权所有人,不论知识产权是在商品第一次销售(first sale)或是第一次投放市场(put on the market)后用尽,这都与独占被许可人没有直接关系。并且,即便一国规定适用“国际用尽”,知识产权所有人还可通过契约要求另一方不能将知识产权商品

①②③参见储敏:《平行进口的法律性质分析》,载《现代法学》2001年第6期。

参见沈杨:《商标权平行进口问题的司法认知———试以商标许可使用合同为审理进路》,载《知识产权》2004年增刊。See Byung-Il Ki m,Exhausti on and Parallel I m ports in Korea,in:Christ opher Heath(ed.),Parallel I m ports in A sia,Kluwer

La w I nternati onal2004,82-83.

进口到本国或要求另一方在进一步分销时对分销商也做出这种限制。由上,权利用尽原则与地域性原则在分析、处理平行进口问题时的路径价值值得重新审视。

同时,上述分析路径易于弱化对平行进口所引发的利益冲突与权利纷争进行不同视角、不同深度的理论分析,过分依托权利用尽与地域性原则的理论背景也会造成对其中的契约关系,权利冲突等微观要素的忽视。因此,如果从知识产权独占许可的视角进入,运用有关违约、侵权等丰富的民法理论对个中的利益冲突与权利纷争进行分析、解读,或许能够实现一种分析、解决平行进口问题的新思路与方法。

三、平行进口的法律规制之思

(一)平行进口的立法规制

“权利用尽和平行进口不只是一个法律问题,同时也是一个经济问题和政治问题”。[3] (P113)言其法律问题是因为平行进口行为所引发的利益冲突与权利纷争已经进入法律调整的范畴,例如,知识产权独占被许可人以侵权为由对平行进口商提起诉讼。①作为一个贸易问题,平行进口又不可避免带有经济和政治因素。例如,由于药品专利高额的使用费,很多国家(如印度)通过允许平行进口达到缓解本国公共健康危机的目的。因此,不论是在国内法层面,抑或是国际法层面,很难对平行进口做出明确的法律规定,这是平行进口因其自身的复杂性而带来的立法规制上的障碍。此外,虽然平行进口与知识产权有着密切联系,但其难于纳入知识产权法体系。一方面,将平行进口纳入知识产权法体系会面临立法目的上的矛盾。综上,不论是从立法技术上,还是从立法实践中,平行进口的立法规制都存在很大的障碍。

(二)平行进口的司法规制

平行进口类型的多样性和复杂性决定了对其的处理应具有相应的灵活性。综观各国对平行进口的法律规制,大多数国家都倾向于从司法层面对平行进口进行规制。

尽管很多国家或地区也都从司法层面对权利用尽做出了回应,②但法院更多是结合具体事实进行法律推理(legal reas oning)。“虽然在知识产权法典中缺少明确的法律规定,但这并不妨碍最高法院和上诉法院在技术上基于其它理由对平行进口进行禁止:包括违约,权利滥用,恶意干涉及不正当竞争,这些都是民法概念”。[3](P116)其中,从知识产权独占许可协议的视角切入处理与其有关的平行进口问题在一些国家的司法判例中已经得到重要体现。③事实上,从知识产权独占许可协议的视角进入处理平行进口问题有其合理性与必然性。正是由于知识产权独占许可协议的存在致使独占被许可人与平行进口商之间的利益冲突凸显出来,成为此类案件争议的焦点。对此,有学者不无肯定地提出,商标许可使用制度是商标权平行进口问题衍生的前提和基础。④这也在一定程度上反应了知识产权独占许可与平行进口之间的密切联系,这种联系是否构成一种逻辑关系对平行进口问题的研究具有进一步思考的价值。而就具体的司法判例而言,不同国家的法院对类似案件可能做出不同的判决,尤其一些平行进口发生较频繁

①②

③④一些国家都有相关的经典判例,如日本的“派克笔案”(Parker),中国的“力士香皂案”。

例如,我国台湾地区即是由法院确定知识产权权利用尽原则是采国内用尽抑或国际用尽。See Kung-Chung L iu,Ex2

hausti on and Parallel I m ports in Tai w an,in:Christ opher Heath(ed.),Parallel I m ports in A sia,Kluwer La w I nternati onal2004,42.

E.G.“P OLO”Case,See Byung-Il Ki m,Exhausti on and Parallel I m ports in Korea,in:Christ opher Heath(ed.),Parallel I m ports in A sia,Kluwer La w I nternati onal2004,78-80.“Yu v.CA”Case,See A lex Ferdinand S.Fider,Exhausti on and Parallel I m2 ports in Phili pp ines,in:Christ opher Heath(ed.),Parallel I m ports in A sia,Kluwer La w I nternati onal2004,116-119.“Betts v.W ill2 mot”Case,See Sonia Baldia,Exhausti on and Parallel I m ports in I ndia,in:Christ opher Heath(ed.),Parallel I m ports in A sia,Kluwer La w I nternati onal2004,165-170.

参见沈杨:《商标权平行进口问题的司法认知———试以商标许可使用合同为审理进路》,载《知识产权》2004年增刊。

的国家,其中的法律推理颇能体现处理平行进口问题的新视角。

在菲律宾发生的“Yu v.CA”案中,当平行进口商提出“独占许可协议仅在当事人之间有效不能约束第三人”的抗辩时,最高法院指出,①问题的关键并不在于独占许可协议仅在许可人与被许可人之间有效而对第三人(平行进口商)无效。平行进口商的责任并非来自于此契约,其责任是因一种独立的行为而产生的民事责任。

就其中的合同相对性问题,法院指出,……我们简单修正了上诉法院所持有的一些错误观念,其主要关于当事人要求对合同第三方采取诉前禁令的可行性。在我们看来,被许可人履行一项独占许可协议并从中获益的权利是一种独占性权利(p r op rietary rights),这种权利是契约当事人可以保护的,并因此是不能被减损的,不应当因为方便的使用行为,或某个人或公司介入从供货方获得这些货物,从而使独占销售协议的意义不复存在,而这些都是以独占被许可人的利益为代价的。并且,法院通过此案最终认定,独占销售协议视为法律禁止限制贸易规定的例外。

上述以知识产权独占许可协议为进路处理平行进口问题的方式并未依托于权利用尽原则与地域性原则,因而也就避免了这两种原则之间的矛盾及其难以明辨的争议性。其完全是以违约、侵权等民法理论为基础,在特定的案件事实中对权利冲突进行分析。对此,我国学者也做出了一定的探索性研究。例如,有学者提出法院可以按照许可使用合同的约定条款来审理此类平行进口纠纷。②尽管此种思路仍然会遇到很多理论和实践上的障碍,例如,假若被许可人知识产权独占使用权的保护是以牺牲许可人的利益(承担违约责任)为对价,那么一项独占许可对一个理性的许可人而言恐怕不再具有实施的价值,因为对其而言签订一份独占许可协议风险太大;此外,最关心自己利益的人是自己,而依此思路,独占被许可人并未获得直接的救济措施。然而,这不失为一种解决平行进口所引发利益纠纷的有益尝试。还有学者提出适用侵权法的基本理论对平行进口行为进行侵权分析,这其中,对平行进口商主观故意的认定也是一个问题。③但这一难题也能通过一定的制度设计予以解决,我国香港地区的知识产权法规定,对于著作权商品的平行进口,独占被许可人可以通过书面形式告知潜在的平行进口商其所享有的著作权以及存在独占许可协议,如果对方知道这一事实仍然进行平行进口行为则可证明其为“故意”。[4](P155)或者采取类似“商标独占使用合同强制备案,由商标局对独占使用合同予以公告”的做法,[5](P11)由此对平行进口商的主观故意进行认定。总之,以知识产权独占许可协议为视角处理平行进口问题会遇到一些理论与实践上的障碍,但这些技术层面的问题不应当也不能够否定该种思路方法上的价值。

四、结　论

作为贸易领域的特殊问题,平行进口的对象是知识产权产品,因而其较一般的货物贸易具有特殊性,又因为其在现实当中往往以不同类型出现,因而又具有一定复杂性。从传统的知识产权理论,即权利用尽原则与地域性原则出发解决平行进口问题不仅会遇到理论内部的矛盾问题,其现实意义也相应受限。以知识产权独占许可为视角重新审视平行进口的法律规制是我们在现有法学理论、立法资源以及司法空间前提下所做的有益尝试,并且一些国家的司法判例已经对此进行了积极回应。按照贸易标的的标准划分,知识产权独占许可是知识产权贸易的主要方式,而平行

①

②③See A lex Ferdinand S.Fider,Exhausti on and Parallel I m ports in Phili pp ines,in:Christ opher Heath(ed.),Parallel I m ports in

A sia,Kluwer La w I nternati onal2004,116-118.

参见沈杨:《商标权平行进口问题的司法认知———试以商标许可使用合同为审理进路》,载《知识产权》2004年增刊。

参见刘亚军、马乐:《国际特许经营中商标独占使用权保护的困境与选择———由一起商标商品平行进口案例引发的思考》,载《当代法学》2006年第4期。

进口的本质是货物贸易,当二者发生碰撞、冲突,我们站在知识产权贸易的角度试图通过对其的法律规制实现对平行进口的法律规制,希望借此实现一种对平行进口问题思考与解决的新路径。参考文献:

[1]徐飞.知识产权平行进口分类规制[A].陶鑫良.上海知识产权论坛(第二辑)[C].北京:知识产权出版

社,2004.

[2]沈杨.商标权平行进口问题的司法认知———试以商标许可使用合同为审理进路[J].知识产权,2004(增

刊).

[3]A lex Ferdinand S.Fider.Exhausti on and Parallel I m ports in Phili pp ines[A].Christ opher Heath(Ed.).Parallel

I m ports in A sia[C].Klu wer La w I nternati onal,2004.

[4]Gabriela Kennedy.Exhausti on and Parallel I m ports in Hong Kong[A].Christ opher Heath(Ed.).Parallel I m ports

in A sia[C].Klu wer La w I nternati onal,2004.

[5]李群英.论商标独占使用权的法律保护[J].中华商标,1998,(6).

责任编辑:何志鹏

Reth i n k i n g on the L ega l Regul a ti on of Para llel I m ports

———from the perspecti ve of exclusi ve li cen se

of i n tellectua l property r i ghts

M A L e,L I U Ya-jun

(La w School,J ilin University,Changchun,J ilin,130012)

Abstract:Contr oversies over legal regulati on of parallel i m ports have been constant.For one thing, it is because of the diversity of parallel i m ports and the deriving co mp lexity of rights conflict and interests contest.For another,it is due t o the theoretic contradicti on and li m itati on of p ractical significance when doctrine on exhausti on of rights and territ oriality as traditi onal theory of intellectual p r operty is app lied as the basis t o deal with parallel i m ports.Analyzing the i m balance of interests as a result of parallel i m ports fr om the pers pective of exclusive license of intellectual p r operty rights may we gain a ne w thinking f or re2 search on legal regulati on of parallel i m ports.

Key words:parallel i m ports;exclusive license of intellectual p r operty rights;doctrine on exhaus2 ti on of rights;doctrine on territ oriality