美国专利法先申请制的实质和注意事项

美国专利法先申请制的实质和注意事项

一、美国专利法先申请制的实质

《美国发明法》（以下简称AIA）正式生效。这是自美国专利法于1790年首次制订以来的最新重大变革，其改革的力度之大，范围之广，意义之重，被业界普遍认为是仅次于1952年《专利法》的制度性革命。正是由于AIA，国会完成了长达30年的专利法革命，美国专利法的每一基本方面都被完全改变。事实上，经由AIA，美国专利法采用的是“发明人先申请制”，并未完全采用世界其他国家和地区普遍采用的“先申请制”（first-to-filerule）。尽管人们理解AIA对《专利法》第102条的修改具有革命性，但它实际并未完全抛弃现行专利法的基本规则，尤其是在基本概念与原理上。

“第102条可专利性条件：新颖性，专利权的丧失该人应有权获得专利，除非属于下列情形——

（a）在专利申请人完成其发明之前，该发明已经在本国为他人所知道或者使用，或者在国内外已经获得专利或者被描述在印刷出版物上，

（b）在本国申请专利日之前一年以上，该发明已经在国内外获得专利或者被描述在印刷出版物上，或者已经在本国公开使用或者销售，

（c）该人已经放弃其发明，

（d）该发明在其向本国申请专利日之前，申请人、法定代理人或其受让人首先在外国获得专利，导致获得专利，或者成为发明证书的对象，而该专利或发明证书的申请是在美国申请案12个月以前所提出的，

（e）该发明在以下之处已有描述

（1）在该专利申请人完成发明之前而由他人在美国提出并根据第122条公开的专利申请中，或者

（2）在该专利申请人完成发明之前而由他人在美国提出并获得授权的专利中，除非根据第351条所定义之条约而提出的国际申请具有在美国提出申请的相同效力，只有当国际申请指定美国并且根据该条约第21条而以英文公开，该人本身并不是作出该专利主题之发明的人，在根据第135条或第291条而进行抵触审查的过程中，所涉及的另一发明人在第104条所允许的范围内证明，在该人的发明之前，该发明已经由他人完成且其未予放弃、遏制或者隐藏的，或者在该人的发明之前，该发明已经由其他发明人在本国内完成且其未予放弃、遏制或者隐藏。在依据本项而确定优先权时，不仅应考虑发明构思与付诸实际的日期，而且应当考虑到先完成发明构思而后付诸实践者自其先于他人完成发明构思之时起所付出的合理勤勉。”

二、美国专利法先申请制的注意事项

美国专利于2013年3月16日正式改为先申请制。此次美国专利法修改涉及内容非常广

泛，对于中国企业而言，主要有三大变化需要特别关注。

首先，在专利申请方面由先发明制改为发明人先申请制（firstinventortofile）。长期以来，美国专利制度一直采用先发明制，即专利授予最先做出发明创造的发明人。而目前世界上绝大多数国家都采用先申请制。

其次，扩大了现有技术的范围，实行绝对新颖性。此前的美国专利法规定，世界范围内的以专利、公开出版物形式公开，以及美国境内公开使用、销售而公开的技术构成现有技术。修改之后取消了地域区分，凡世界范围内以专利、公开出版物、公开使用、销售或其他方式为人所知的技术均构成现有技术。

另外，在对专利提出质疑的机制方面也发生了重大变化：增加了新程序。此前，在美国对专利的有效性提出挑战主要是通过诉讼在法院解决。通过行政途径对专利的有效性提出质疑，此前美国主要是单方再审程序和双方再审（inter-partereexam）程序。此次专利法修改，美国取消了双方再审程序，增加了授权后重审程序（post-grantreview）和双方重审程序（interpartereview）。这两个程序启动的时间和理由有所不同，但均由美国专利商标局的专利审判和上诉委员会审理，对专利审判和上诉委员会作出的审理决定不服的，可向美国联邦巡回上诉法院上诉。