律师代理商标侵权维权诉讼指引

律师代理商标侵权维权诉讼指引

第一阶段：审核案件

一、程序性事项

1、原告

2、被告

3、管辖法院

4、诉讼时效

二、实体性事项

1、诉讼请求

2、证据

3、法律依据

第二阶段：调查和收集证据

一、权利证据

二、侵权证据

三、损失证据

四、程序类证据

第三阶段：诉前准备

一、诉前停止侵害或者财产保全

1、诉前停止侵害

2、诉前财产保全

二、设计和解方案

第一阶段：审核案件

律师在接到当事人的商标维权委托请求时，首先需要对案件的事实及法律问题进行审核、分析及研究，当事人有初步委托意向时，律师即应当着手审核案件。审核案件的目标在于对案件的可诉性进行分析考察，以便于决定是否接受当事人委托。

审核案件需涵盖程序性事项、实体性事项，并根据审核结论确定案件的诉讼方案。

一、程序性事项

程序性事项主要包括原告和被告的确定、管辖法院及诉讼时效审查。

1、原告

首先，律师需要核实当事人是否为商标侵权诉讼的适格原告主体。为审核原告，当事人应当向律师提供以下资料：

（1）当事人主体身份资料

如当事人为自然人，需提供身份证、户口本等身份证明资料；

如当事人为法人或者其他组织，需提供营业执照、组织机构代码证、资质证明等工商、质监、民政等行政主管部门的登记资料；

上述资料均须有原件予以核对，以下行文涉及到审核资料，如无特殊说明，均需与原件核对无误。

（2）商标权利证明资料

如当事人为注册商标专用权人，需提供商标注册证、商标注册证明等资料；

如当事人为利害关系人，包括注册商标使用许可合同的被许可人、注册商标财产权利的合法继承人等，需提供商标许可合同、商标注册人授权书（在普通许可被许可人单独起诉时需要）、未在中国注册的驰名商标权利登记证明等权利证明资料。

商标注册证和商标注册证明都是中国商标局签发的权利证明。商标许可合同还可以辅助以中国商标局的合同备案材料作为佐证。如果要主张被侵权的商标为驰名商标，则还需要提供大量的证明商标处于驰名状态的证据，例如长期的广告宣传材料、权威机构出具的市场知名度调查报告等。

作为侵权之诉的原告，可以是商标注册人或者利害关系人。特殊情形下，未注册的驰名商标的所有人也可以作为原告。其中，利害关系人，

包括注册商标使用许可合同的被许可人、注册商标财产权利的合法继承人等。

但是，商标使用许可合同的被许可人作为原告，其诉讼权利是受到一定限制的：独占使用许可合同的被许可人可以单独向人民法院提起诉讼；排他使用许可合同的被许可人可以和商标注册人共同起诉，也可以在商标注册人不起诉的情况下，自行提起诉讼；普通使用许可合同的被许可人经商标注册人明确授权，可以提起诉讼。

2、被告

其次，律师需要确认实际法定商标侵权行为的被告主体资料。有以下法定侵权行为均为侵权被告主体：

（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的；

（二）销售侵犯注册商标专用权的商品的；

（三）伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的；

（四）未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的；

（五）给他人的注册商标专用权造成其他损害的。

“给他人的注册商标专用权造成其他损害的”包括下列情形：

（一）在同一种或者类似商品上，将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的；

（二）故意为侵犯他人注册商标专用权行为提供仓储、运输、邮寄、隐匿等便利条件的；

（三）将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的；

（四）复制、摹仿、翻译他人注册的驰名商标或其主要部分在不相同或者不相类似商品上作为商标使用，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的；

（五）将与他人注册商标相同或者相近似的文字注册为域名，并且通过该域名进行相关商品交易的电子商务，容易使相关公众产生误认的；

（六）复制、摹仿、翻译他人未在中国注册的驰名商标或其主要部分，在相同或者类似商品上作为商标使用，容易导致混淆的。

如果当事人已经确认了侵权被告的姓名或者名称、住址或者住所地等信息，则律师可以据此核查被告是否存在法定的侵权行为。

如果当事人无法确认被告主体资料，律师可依据以下方法进行查核：网络排查侵权销售商或者生产商，通过注册商标的关键字进行搜索。例如注册商标：ABC，商品/服务列表：农业机械；割草机和收割机；玉米脱壳机；中耕机；排水机；收割脱粒机。律师可以搜索“ABC 农机”、“ABC商标”、“ABC 侵权”、“ABC 销售”等关键字搜索，并将搜索结果通过屏幕截图或者销售生产企业清单形式提供给当事人，以供当事人鉴别查核，从中获取被告侵权主体。

由于法定的商标侵权行为存在多种情形，因此被告可能存在多个被告。如果存在多个被告的情况，有可能构成共同侵权，也有可能只是不同侵权行为并列（例如有的被告“制造侵权产品”，有的被告“销售侵权”产品）。需要特别提醒的是，销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得的并说明提供者的，不承担赔偿责任。

3、管辖法院

管辖法院的确认是一项非常重要的诉讼策略，争取在当事人所在地人民法院起诉，将很大程度上减少当事人诉讼成本，加大侵权被告应诉成本，在排除地方保护干扰、达成有利和解、调解、顺利执行等各个诉讼关键点具有重大意义。因此，律师应当最大限度地争取在当事人所在地人民法院起诉。

首先，律师要对案件的级别管辖进行审核。级别管辖上，中级以上人民法院和最高人民法院指定的少数基层人民法院对一审商标案件具有管辖权。

其次，地域管辖上，商标侵权纠纷案件，由侵权行为的实施地、侵权商品储藏地或者查封扣押地、被告住所地人民法院管辖。其中，侵权商品的储藏地，是指大量或者经常性储存、隐匿侵权商品所在地；查封扣押地，是指海关、工商等行政机关依法查封、扣押侵权商品所在地。

另外，如果案件涉及多个被告，且各个被告侵权行为的实施地点不同（例如，在“浙江制造”、在“上海销售”），则原告可以选择其中一个被告的侵权行为实施地人民法院管辖（例如，选择上海地区的法院管辖）；但如果原告仅起诉其中某一被告（例如，只起诉制造者而不起诉销售者），该被告侵权行为实施地（即“制造行为”的实施地）的人民法院有管辖权。

4、诉讼时效

律师应该进一步审查诉讼时效，如果案件已过诉讼时效，则丧失了胜诉权，起诉也就变得毫无意义，只能通过协商、投诉等其他救济途径来解决侵权。具体到注册商标专用权侵权案件，律师需审核案件是否已经过了诉讼时效，是否存在诉讼时效中断的情形。

诉讼时效中断的情形包括：当事人一方直接向对方当事人送交主张权利文书，对方当事人在文书上签字、盖章或者虽未签字、盖章但能够以其他方式证明该文书到达对方当事人的。对方当事人为法人或者其他组织的，签收人可以是其法定代表人、主要负责人、负责收发信件的部门或者被授权主体；对方当事人为自然人的，签收人可以是自然人本人、同住的具有完全行为能力的亲属或者被授权主体；当事人一方以发送信件或者数据电文方式主张权利，信件或者数据电文到达或者应当到达对方当事人的；当事人一方下落不明，对方当事人在国家级或者下落不明的当事人一方住所地的省级有影响的媒体上刊登具有主张权利内容的公告的，但法律和司法解释另有特别规定的，适用其规定。

侵犯注册商标专用权的诉讼时效为二年，自原告知道或者应当知道侵权行为之日起计算。此外，在诉讼时效期间的最后六个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中止。从中止时效的原因消除之日起，诉讼时效期间继续计算。

如果从原告知道或者应当知道侵权行为之日到其拟提出诉讼之日已经过了两年，且其中不存在诉讼时效中断情形，则律师需审核是否存在侵权行为在起诉时仍在持续的情形。如果存在此情形，则原告仍可起诉，而人民法院也仍可判决被告停止侵权行为，但侵权损害赔偿数额应当自权利人向人民法院起诉之日起向前推算二年计算。

二、实体性事项

除程序性事项外，律师还应对当事人的实体性事项进行审核。实体性事项主要审核的是提什么样的诉讼请求、当事人所提供的证据是否充分以及当事人的指控是否有法律依据。

1、诉讼请求

注册商标专用权侵权之诉的诉讼请求应围绕《民法通则》和《商标法》规定的民事责任承担方式来提出，判决侵权人承担停止侵害、排除妨碍、消除危险、赔偿损失、消除影响等民事责任。

律师在审核案件时，需要注意，只享有商标权财产权利的利害关系人是没有法律依据提出“赔礼道歉“的诉讼请求的。对于当事人不合理的诉讼请求，要及时告知并劝告当事人予以修正。

2、证据

证据的重要性不须多言。律师在审核案件时，至少需要注意三个方面：证据来源的合法性、证据的真实性和证据对案件事实的关联性。只要有证据证明拟起诉被告从事了法定的商标侵权行为，就可以认定已经具备了基础的起诉条件，具体的证据搜集和整理，将在办理委托代理手续后进一步实施。

3、法律依据

这一点实际上是对案件做法律分析，形成法律结论。律师在审核案件时，可以分析下列要点：第一，当事人要求的诉讼请求所依据的是哪个或哪些法律条文；第二，这些法律条文所规定的适用前提和条件在本案中是否有对应事实支持；第三，法律是否规定有例外情形；第四，法律规定的例外情形在本案中是否有对应事实。

经过对以上程序性事项和实体项事项的分析审核后，律师可以接受当事人的委托，就具体委托事项作详细的约定，签订委托代理协议，开始下一阶段的工作。

第二阶段：调查和收集证据

商标侵权案件的证据大致分为四大类：即权利证据、侵权证据、损失证据和程序类证据。律师接受委托后，通常需要在当事人提供的证据基础上作进一步的调查、取证。对此，律师应积极协助当事人调查、收集、整理上述证据。而这些因调查取证而发生的合理费用都可以在诉讼中要求被告承担。进一步的调查、取证通常针对的是：侵权证据和损失证据。律师在作进一步的调查、取证时，需要注意取证方式的合法性。

一、权利证据

权利证据通常是商标注册证、商标注册证明（针对国际注册）和商标许可合同、商标注册人授权书（在普通许可被许可人单独起诉时需要）等。商标注册证和商标注册证明都是中国商标局签发的权利证明。商标许可合同还可以辅助以中国商标局的合同备案材料作为佐证。

如果要主张被侵权的商标为驰名商标，则还需要提供大量的证明商标处于驰名状态的证据，例如：（1）证明相关公众对该商标知晓程度的有关材料；（2）证明该商标使用持续时间的有关材料，包括该商标使用、注册的历史和范围的有关材料；（3）证明该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围的有关材料，包括广告宣传和促销活动的方式、地域范围、宣传媒体的种类以及广告投放量等有关材料；

（4）证明该商标作为驰名商标受保护记录的有关材料，包括该商标曾在中国或者其他国家和地区作为驰名商标受保护的有关材料；（5）证明该

商标驰名的其他证据材料，包括使用该商标的主要商品近三年的产量、销售量、销售收入、利税、销售区域等有关材料。

二、侵权证据

侵权证据针对案件的具体事实有繁有简，但通常包括：物证，如涉嫌侵权的商品实物；文书证据，即证明侵权行为的宣传册、交易文书、网页；侵权实物、储藏地点、运输过程的录音、录像、照片等证据；侵权行为的公证文书等等。

针对侵权行为的公证文书，一般情况下为调查取证方便，公证员均不明示公证员身份。最高人民法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释第八条规定，公证人员在未向涉嫌侵权的一方当事人表明身份的情况下，如实对另一方当事人按照前款规定的方式取得的证据和取证过程出具的公证书，应当作为证据使用，但有相反证据的除外。”虽然这一条仅仅是关于著作权民事纠纷案件的规定，但是，对于知识产权其他领域的案件，也应当参照这一规定执行。

针对录音、录像、照片证据，为调取取证方便，可以采取暗录、暗拍的形式进行。但应当防止侵犯被告的合法权益，否则，上述通过暗录、暗拍方式取得的录音、录像、照片证据有可能被人民法院撤销。

三、损失证据

损失证据关系到当事人的赔偿金额。侵犯商标专用权的赔偿数额，为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益，或者被侵权人在被侵权期间因被侵权所受到的损失，包括被侵权人为制止侵权行为所支付的合理开支。侵权人因侵权所得利益，或者被侵权人因被侵权所受损失难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予300万元以下的赔偿。

律师调查收集的损失证据既可以针对原告的损失来搜集，也可以针对被告的获利来组织，还可以针对可用第三方许可使用费来提供。侵权人或权利人的财务报表、显示侵权产品价格的发票或收据、与第三人的商标许可合同及许可费支付凭证等都可以用作这方面的证据。

另外，律师应告知当事人，为制止侵权行为所支付的合理开支也可以依法主张。制止侵权行为所支付的合理开支，包括权利人或者委托代理人对侵权行为进行调查、取证的合理费用。人民法院根据当事人的诉讼请求和案件具体情况，可以将符合国家有关部门规定的律师费用计算在赔偿范围内。需要明确的是，律师费用得以支持的一般条件需要提供律师费发票及委托代理合同等。

四、程序类证据

程序类证据主要包括主体资格、授权委托书及诉讼时效相关的证据材料。例如境外当事人需经公证认证的授权委托书、诉讼时效的中断证明、以前发给被告要求其停止侵权的函件等等。上述程序类证据的搜集主要在第一阶段的程序性事项审核中进行。

第三阶段：诉前准备

经历前两个阶段后，律师拟起诉之前，还需审慎考虑以下程序：

一、诉前停止侵害或者财产保全

1、诉前停止侵害

在必要时，律师可建议当事人向法院申请诉前停止侵犯注册商标专用权。如果当事人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯其注册商标专用权的行为，如不及时制止，将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为和财产保全的措施。人民法院处理前款申请，适用《中华人民共和国民事诉讼法》的规定。

另外，财产保全即请求法院下令冻结、查封、扣押被告的一定数额的财产以保证日后法院判决的执行。财产保全同样分为诉前和诉中两类，也都需要提供财产担保。不同的法院对财产保全的担保要求可能略有不同。诉前财产保全一般适用在防止被告转移财产的情况下实施，也需要提供担保。担保可以用现金或者未抵押房产等财产，也可以由具有资质的诉讼担保公司进行担保。

二、设计和解方案

律师在代理原告提起侵权之诉时，可以根据具体案情，建议当事人寻求与被告达成和解方案。律师为维护当事人的权益，需要充分参与和解方案的设计，以免留下法律漏洞。和解可以在起诉前或者诉讼进程中的任一阶段进行。实际上，商标侵权案件中的和解率相当高，这就需要律师充分利用和解这一解决途径，在尽可能短的时间内为当事人争取最大权益。

上述阶段实施后，即可着手进行商标维权诉讼事宜，具体诉讼程序，可参看《民事诉讼法》相关法律法规进行。