商标被驳回的救济方案

陇海燃气商标申请救济方案

一、申请商标与引证商标

申请商标引证商标

二、实体诉讼角度

一般商标局阶段的实质审查，都会将文字、图形、组合商标的文字、图案部分进行分别审查，商标局将他们认为具有相似的部分摘出与引证商标的相似部分进行比对再判断相似的部分是否为商标的显著部分。往往导致一部分近似，整体被驳回的情况，其考量整体外观与显著识别部分的因素并不多。

因此，阐述二者商标近似部分是不近似的做法显然是行不通的，正确的思路是证明商标局将申请商标与引证商标摘出对比的部分不是商标的显著部分而是修饰部分（点缀功能，非识别功能）、非显著

识别部分（通常占整体面积较小）之理由进行阐述，弱化近似部分在商标整体的存在感，强化其它不近视部分的最大识别功能，实现商标整体进行区分的效果。

近似部分是否为显著部分的判断方式主要有三种：

1.面积。我所以往的办案实例，商标近似部分面积占比在15%以下往往不会认定为显著部分。

2.位置。不在商标中心主体区域主要起装饰、背景作用在而在商标中显著性较弱，面积较小的话不应认定为显著部分。

3.作用。将引证商标近似部分去掉，是否会影响商标的整体表达，影响大的为显著部分，影响小的为非显著部分。

结论：根据上述对显著部分的判断分析

1.申请商标与引证商标；申请商标与引证商标的近似（相同）部分面积均占商标整体较大比例，且处明显位置并非装饰修饰部分，将其取出后直接影响商标整体意思表达。因此该部分为商标的显著部分，上诉败诉可能性极大。

2.申请商标引证商标，就引证商标而言相似部分的占比为整体商标的小部分，位置位于商标边侧起装饰作用，去掉该标志后不改变商标的整体意思，因此是否是显著部分具有争议，在实体中具有可诉性。可补充新证据，证明商标创意新颖，独特，具有较强显著

性。可出具商标设计合同、商标设计创意草案、商标创意说明等加盖设计公司公章以达到证明商标具有独创性显著性的目的。因此该申请商标在实体上具有一定的可诉性。然而调查发现申请商标与引证商标主体国美电器的另一注册商标15629928号商标极其相似，即使胜诉撤销商标局的决定意义也不大。

因此上诉不能直接达到正常使用商标的目的，但是可以为其它途径创造机会。

三、非诉角度。

（一）情势变更

今年来在商评委评审案件行政诉讼中，因因情势变更导致商标评审委员会败诉的原因占比显著且增长明显，由2016年的8%增长到2017年的28.4%，所以情势变更的策略是必须要考虑的。

情势变更要有以下种情形：

1.在申请商标申请注册之前，引证商标已经处于连续三年不使用可以向商标评审委员会提起撤销程序或者无效宣告程序。

2.引证商标处于异议程序的。

3.引证商标处于变更、续展、转让程序的

4.引证商标注册人已死亡或终止一年以上的且未办理商标移转手续的，任何人可以向商标局申请将该商标注销。

统计显示，情势变更主要发生在商标驳回复审案件的行政诉讼中。具体情况为，在行政诉讼程序中引证商标权利状态确定失效，人民法院根据新产生的事实认定申请商标注册的在先权利障碍消除，可以获得注册，从而撤销商评委决定。

在上诉的过程中马上启动对引证商标的撤销、无效宣告、异议等程序，造成审判中的情势变更。通过我所针对引证商标注册人之伟初步背景调查获取了其准确的身份信息与联系方式，并初步决定以之伟的注册商标已经处于连续三年不使用向商标评审委员会提

起撤销程序或者无效宣告程序。通过我所与商标评审委员会专员联系迅速立案并传达告知之伟对其施压，并借此与其取得联系通过转让、签订商标共存协议等方式，不仅使我方可正当使用商标而且可造成诉讼中的情势变更导致商标评审委员会的决议被撤销。需要注意的是法院为追求诉讼效率遇到情势变更的情况可能不会暂缓审理案件，因此该方案真正能发挥作用应是向最高人民法院提起的再审阶段。

案例支持：

中华人民国最高人民法院

行政判决书

（2018）最高法行再155号再审申请人（一审原告、二审上诉人）：束化妆品。住所地：市嘉定区胜辛南路***号*幢****室。

法定代表人：吕义雄，该公司总经理。

委托诉讼代理人：绍娟，市集佳律师事务所分所律师。

委托诉讼代理人：程玲，市集佳律师事务所分所律师。

被申请人（一审被告、二审被上诉人）：国家工商行政管理总局商标评审委员会。住所地：市西城区茶马南街*号。

法定代表人：刚，该委员会主任。

委托诉讼代理人：王曌伟，该委员会审查员。

再审申请人束化妆品（以下简称束公司）因与被申请人国家工商行政管理总局商标评审委员会（以下简称商标评审委员会）商标申请驳回复审行政纠纷一案，不服市高级人民法院（2017）京行终2887号行政判决，向本院申请再审。本院于2018年6月5日作出（2018）最高法行申1513号行政裁定，提审本案。提审后，本院依法组成合议庭审理了本案。本案现已审理终结。

束公司申请再审称，本案引证商标一即第4326594号“叶子yezi”商标，以及引证商标二即第10530229号“壹叶LeafOne”商标均已被撤销，故请求撤销一、二审行政判决及商标评审委员会作出的商评

字[2017]第6238号《关于第17599507号“一叶子ONELEAF”商标驳回复审决定书》(以下简称被诉决定)，判令商标评审委员会重新作出决定，并承担本案一、二审诉讼费用。

商标评审委员会辩称，被诉决定具有事实和法律依据，请求驳回束公司的再审请求。

束公司向一审法院起诉请求：撤销被诉决定，并判令商标评审委员会重新作出决定。一审法院认定事实：诉争商标为第17599507号“Oneleaf一叶子”商标，核定使用在测量；替他人研究和开发新产品；技术咨询；化妆品研究；生物学研究；包装设计；室装饰设计；服装设计；计算机软件设计；艺术品鉴定服务上。引证商标一核定使用在服装设计；工业品外观设计；包装设计；造型（工业品外观设计）；室装饰设计；艺术品鉴定；主持计算机站（）；纺织品测试；化妆品研究；技术研究服务上。引证商标二核定使用在生物学研究；材料测试；机械研究；工业品外观设计；室装饰设计；计算机编程；计算机系统分析；质量检测；化学研究等服务上。一审法院判决：驳回束公司的诉讼请求。一审案件受理费一百元由束公司负担。

束公司不服一审判决，上诉请求：撤销一审判决及被诉决定，责令商标评审委员会重新作出决定。二审法院认为：诉争商标与引证商标一、二构成使用在同一种或类似服务上的近似商标。二审法院判决：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费一百元由束公司负担。

围绕当事人的再审请求，本院认定事实如下：

1.2018年5月20日，国家工商行政管理总局商标局（以下简称商标局）在第1600期商标公告上发布了关于撤销引证商标一的公告，引证商标一被撤销。

2.2017年7月20日,商标局在第1560期商标公告上发布了关于撤销引证商标二的公告,引证商标二被撤销。

本院再审认为，根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十八条之规定，人民法院审理商标授权确权行政案件的过程中，商标评审委员会对诉争商标予以驳回、不予核准注册或者予以无效宣告的事由不复存在的，人民法院可以依据新的事实撤销商标评审委员会相关裁决，并判令其根据变更后的事实重新作出裁决。本案中，被诉决定作出之时，引证商标一、二均为有效注册商标，申请商标与引证商标一、二构成同一种或类似服务上的近似商标。商标评审委员会据此作出被诉决定，并无不当。现引证商标一、二均已被撤销，商标评审委员会对申请商标予以驳回的事由不复存在，其应根据变更后的事实重新作出决定。

综上所述，再审申请人束公司的再审请求成立，本院予以支持。依照《中华人民国行政诉讼法》第七十条、第八十九条第一款第二项、《最高人民法院关于适用<中华人民国行政诉讼法>的解释》第一百一十九条第一款、第一百二十二条的规定，判决如下：

一、撤销市高级人民法院（2017）京行终2887号行政判决；

二、撤销知识产权法院（2017）京73行初1885号行政判决；

三、撤销国家工商行政管理总局商标评审委员会商评字[2017]第6238号关于第17599507号“一叶子ONELEAF”商标驳回复审决定；

四、国家工商行政管理总局商标评审委员会就第17599507号商标重新作出决定。

一、二审案件受理费合计二百元，由束化妆品负担。

本判决为终审判决。

审判长志弘

审判员郎贵梅

审判员杜微科

二〇一八年十一月二日

法官助理廖继博

书记员芦菲

（二）背景调查

使用背景调查，锁定引证商标注册人，调查企业经营情况、主要业务，商标的使用情况等。通过背景调查手段直接锁定了之伟现为陇澳石化的法定代表人同时占有该公司83.33%的股份，该公司位于省市临沐县山镇北沟头工业园西路3号。该公司于2016年份注册了商标和商标与引证商标字体颜色外形别无二致属于同一思路，此外陇澳石化更名前临沭县陇联润滑油销售，名称带有“泷”字，且均从事国际分类为第四项的油类产品，为同一主体。后应立即通过继续调查来获得其商标的使用情况。

（三）与引证商标主体或潜在诉讼主体商谈签订商标共存协议或标志授权协议。

尽管《商标法》并未规定商标共存协议在商标近似性判断中的效力，但经实践积累，商评委与法院已普遍接受商标共存协议可以作为商标近似性判断的考量因素。最高人民法院在NEXUS商标驳回复审再审案中接受谷歌公司提交的其与引证商标注册人签订的商标共存协议，并据以判决使用在手持式计算机、便携式计算机商品上的NEXUS商标与使用在自行车用计算机商品上的NEXUS商标不构成近似商标。受该案影响，司法实践中对共存协议的接受程度明显提高。

以下为法院接受共存协议的部分案件：

近似商标情况与潜在的诉讼主体：

商品与服务国际分类第四类近似商标情况：

在第四类中近似商标的主体有两个：

1.之伟

2.陇海文化传播

商品与服务国际分类第三十五类近似商标情况：

商品与服务国际分类第三十九类近似商标情况：