一件优先权核实案例引发的思考

摘要：核实优先权判断“相同主题”时，涉及在后申请将在先申请的某些技术特征进行概括式修改，在确定技术方案是否能够从在先申请文件中“直接和毫无疑义地得出”时容易出现分歧。本文结合一个具体案例，从优先权的立法本意出发，并借鉴“上位概括”式修改是否超范围的判断方法，探讨了涉及概括式修改的在后申请如何判断是否属于“相同主题”。

关键词：优先权；相同主题；概括；修改

引言

优先权“相同主题”的核实中涉及判断在后申请的技术方案是否能够从在先申请文件中“直接和毫无疑义地得出”[1]，但由于“直接和毫无疑义地得出”这一概念十分抽象，在实践中判断原则和方法容易出现分歧和争议。另外，在专利实质审查程序中，需要核实优先权的情形较少出现，其中，在后申请涉及概括式修改的情形更少，关于涉及概括式修改的在后申请如何判断是否属于“相同主题”鲜有研究探讨。

优先权“相同主题”的核实和修改超范围的判断中均需要确定技术方案是否能够从原申请文件中“直接和毫无疑义地得出”，笔者以为两者在判断方式上可相互借鉴。在实践中，针对“上位概括”式修改是否超范围的审查一度执行严格的标准，但近年来法院审结的涉及“上位概括”的案件中有数件并未得出修改超范围的结论，例如“江苏先声”案、“墨盒”案，可见一定范围内的“上位概括”是可以允许的，并不必然超范围。由此可以推测，在优先权“相同主题”的判断中，在后申请涉及概括式修改并不必然能得出不属于“相同主题”的结论，对于经过概括式的在后申请如何判断是否属于“相同主题”值得商讨。

下面将通过一个具体案例探讨对于涉及概括式修改的在后申请如何判断是否属于“相同主题”。

一、案例介绍

专利申请号201110245093.0，发明名称为“用于燃料喷嘴的频率调节的装置和方法”。权利要求1为：1. 一种燃烧衬套帽组件，包括：柱形套筒，悬臂式燃料喷嘴安装在所述柱形套筒内；和多个支承杆，每个支承杆具有由所述柱形套筒支承的第一端和构造成接触所述悬臂式燃料喷嘴的第二端，每个支承杆能够调节有效长度以对所述悬臂式燃料喷嘴提供可调节压紧力。

审查员检索到三篇对比文件：cn102052679a（d1），us2011/0100019a1（d2），us2011/0100016a1（d3）。d1、d2、d3的申请人与本申请相同，均为通用电子公司，d3是本申请的优先权文件， d2是d1的优先权文件。本申请与d1、d2、d3的时间关系示意在图1中，从图1中可以看出，如果本申请不能享有d3的优先权，则d1、d2、d3的公开日均在本申请的申请日之前，将构成本申请的现有技术。d1是在d2的基础上直接翻译过来的，可以明确d1能够享有d2的优先权。若本申请的优先权成立，则d1构成本申请的抵触申请，若本申请的优先权不成立，则d1构成本申请的现有技术。因此，本案中首先需要核实本申请是否能够享有d3的优先权。

本申请是在d3的基础上直接翻译过来的，可以明确判断本申请与其优先权文件d3相比，符合“相同主题”的条件。要核实本申请是否能够享有d3的优先权，还需要判断d3是否是关于“相同主题”的首次申请。d2的申请日早于d3的申请日，本申请和d3均是在d2的基础上对部分技术特征进行概括后得出的，如果本申请与d2也属于“相同主题”，则d3不是关于“相同主题”的首次申请，本申请不能享有d3的优先权，否则，本申请能够享有d3的优先权。本案的重点在于判断本申请权利要求书的技术方案是否能够从d2中“直接和毫无疑义地得出”，如果能，则d3不是关于“相同主题”的首次申请，本申请不能享有d3的优先权。

将本申请权利要求1的技术方案与d2对比发现，权利要求1的技术方案与d2相比，区别在于其技术特征“每个支承杆能够调节有效长度以对所述悬臂式燃料喷嘴提供可调节压紧

力”在d2中并无直接记载。但是，d2说明书第3、17-20段记载了“支承杆20的第一端34通过带螺纹的凸缘32可调整的固定，支承杆20的第二端36可调节的接触悬臂式燃料喷嘴2，向悬臂式燃料喷嘴2提供可调节的阻尼”。由此，本领域技术人员可以直接毫无疑义地得出“每个支承杆能够调节有效长度以对所述悬臂式燃料喷嘴提供可调节压紧力”的技术方案吗？

二、案例分析

1. 结合优先权立法本意分析

专利法第29条规定了国外优先权和国内优先权制度。国外优先权制度的立法本意在于：为申请人在多国获得专利保护提供便利。国内优先权的立法本意在于：申请人可以利用本国优先权的规定，实现发明与实用新型专利申请的相互转化，从而更好地实现对自己利益的保护 [2]。

由此可见，优先权制度为申请人提供了极大便利，而为平衡公众利益，其进一步限定要求优先权的在后申请必须满足“相同主题”的要求，如果申请人借助优先权制度修改在后申请以扩大保护范围显然违背了优先权制度的立法本意，违反了先申请原则。

具体到本案，本申请在d2的基础上将“支承杆20的第一端34通过带螺纹的凸缘32可调整的固定，支承杆20的第二端36可调节的接触悬臂式燃料喷嘴2，向悬臂式燃料喷嘴2提供可调节的阻尼”上位概括为“每个支承杆能够调节有效长度以对悬臂式燃料喷嘴提供可调节压紧力”，其涵盖了支撑杆调节有效长度的所有情形，例如支撑杆的第一端与凸缘之间采用弹簧勾与弹簧扣之类的弹性连接或配合方式，或者支撑杆的第一端采用类似步进滑动的连接方式与凸缘连接。而根据d2记载，支撑杆20是通过调节与带螺纹的凸缘32的螺合长度来调节有效长度的，上位概括后，明显扩大了保护范围，对社会公众是极其不利的，违背了优先权制度的立法本意。

2. 借鉴“上位概括”修改超范围的判断方法分析

“相同主题”的判断和“修改超范围”的判断中，均涉及“直接和毫无疑义地”确定，可借鉴修改超范围审查标准中对“直接和毫无疑义地”理解来辅助判断“相同主题”。我局在审查实践中曾经采用“新颖性判断法”审查“上位概括”式修改是否超范围，具体方法是：从该上位概念涵盖的范围中排除该下位概念的内容，然后判断排除后所剩余的内容相对于原说明书和权利要求书是否具备新颖性。如果具备新颖性，则说明修改超出了原申请说明书和权利要求书记载的范围，是不允许的，反之，则是允许的 [3]。欧洲专利局审查指南对“上位概括”式修改的判断主要采用修正的“新颖性判断法”。具体步骤如下：1.将修改文本同原始文本相比较，找出被“上位化”的概念；2.研究原始申请文本，判断该“上位化”的概念在原始申请文件中是否被直接或隐含地公开；3. 如果该“上位化”的概念被原始申请文件公开，则修改是允许的，否则，不允许[3]。

“墨盒”案中，最高人民法院采用了类似于欧洲专利局关于“上位概括”修改的判断方法，认为虽然原申请文件中并未直接写明含有“存储装置”的技术方案，但是“存储装置”这个技术特征在本申请的发明目的部分有记载，对所属领域普通技术人员而言，通过综合该原始专利申请公开的说明书、权利要求书和附图，很容易联想到可以用其他存储装置替换半导体存储装置，并推导出该技术方案同样可以应用于使用非半导体存储装置的墨盒，因此作出修改不超范围的决定。

具体到本案，借鉴欧洲专利局的操作方法，采用以下步骤判断是否属于“相同主题”：将本申请权利要求的技术方案与d2的申请文件比较，找出上位化的概念“每个支承杆能够调节有效长度以对悬臂式燃料喷嘴提供可调节压紧力”；该上位化的概念并没有在d2中被直接或隐含地公开。从这个角度来看，本申请与d2也不属于“相同主题”。

3.考虑被概括的技术特征在技术方案中的地位

“墨盒”案中，最高人民法院认为，被上位化的技术特征“存储装置”与其发明目的的

关联很小，从解决的技术问题和实现的技术效果的角度，其发明构思并不限于“半导体存储装置”，而是所有存储装置均可以通过其发明构思来解决技术问题，申请人的上位化修改并不涉及实现发明目的所使用的技术手段，对所属领域普通技术人员而言，通过综合该原始专利申请公开说明书、权利要求书和附图，很容易联想到可以用其他存储装置替换半导体存储装置，并推导出该技术方案同样可以应用于使用非半导体存储装置的墨盒，因此，含有存储装置的技术方案是与申请人的贡献相匹配的保护范围。由此可见，被上位化的特征在发明构思中的作用是需要考虑的关键因素。

具体到本案，其发明构思是通过支撑杆向燃料喷嘴提供可调节的阻尼以调整其频率，“支承杆20的第一端34通过带螺纹的凸缘32可调整的固定，支承杆20的第二端36可调节的接触悬臂式燃料喷嘴2，向悬臂式燃料喷嘴2提供可调节的阻尼”是d2中记载的实现燃料喷嘴阻尼调节的唯一一种技术手段，是解决其技术问题的必要技术特征。本申请在d2的基础上将与发明构思关系紧密的技术特征“支承杆20的第一端34通过带螺纹的凸缘32可调整的固定，支承杆20的第二端36可调节的接触悬臂式燃料喷嘴2，向悬臂式燃料喷嘴2提供可调节的阻尼”上位概括为“每个支承杆能够调节有效长度以对悬臂式燃料喷嘴提供可调节压紧力”。可见，与“墨盒”案不同，本案中被上位概括的技术特征在技术方案中起到至关重要的作用。因此，进一步印证，本案中判断本申请与d2不属于“相同主题”更为合理。

三、总结

优先权核实中“相同主题”的判断与修改超范围的判断中均涉及本领域技术人员可以“直接和毫无疑义地确定”这一抽象概念，在实践中，存在较大的争议和分歧。本文结合一个涉及概括式修改的优先权核实案例，从优先权制度的立法本意出发，借鉴“上位概括”式修改是否超范围的判断方法，分析如何判断“相同主题”。尽管，在大多数情况下，“上位概括”式修改是不允许的，但也存在如“墨盒”案的例外情况，本文中的案例虽然最后也倾向于不属于“相同主题”的结论，相信实践中也会存在例外的情况，判断概括式修改的在后申请是否属于“相同主题”时需要谨慎对待。