《专利侵权判定指南》解读

二、焦彦法官解读《专利侵权判定指南》

（一）《专利侵权判定指南》的背景

北京市高级人民法院曾于2001年制定了《专利侵权判定若干问

题的意见》，但随着专利纠纷的不断增长，出现了许多新难问题亟待

解决和规范，本次出台的指南总结了北京法院审理专利案件中的一些成熟经验和做法，并根据专利法和最高人民法院相关司法解释的规定，修改删除了原意见中的一些不再适应目前司法实践的内容。指南的出台，对进一步加强对专利权人合法权益的保护、激励自主创新、统一裁判标准具有积极意义。同时，它也是专利实务领域中的法官、专利代理人、律师进行侵权判定时的重要参考。

（二）《专利侵权判定指南》的主要内容

指南主要对以下内容进行了完善：一是对等同特征的判断作出详细规定，明确了等同特征“三基本”，即基本相同的手段、功能、效

果的内涵及判断方式，纠正了以往等同特征判断简单粗放的方式；二是对功能性特征的侵权判定规则作出规定，明确规定了功能性特征的概念，排除了一些可以不被认定为功能性特征的情形，解决了目前功能性特征行政司法判断标准不统一的问题；三是对权利要求的解释时机作出类型化规范，明确了法官在不同情况下对权利要求解释的权限，

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https://www.360docs.net/doc/554124946.html,

以保障专利权人的合法权益；四是针对外观设计侵权判定标准不统一，主观随意性较强的问题，明确“整体观察、综合判断”，并特别要求

法官具备“一般消费者”的知识水平和认知能力，必要时应当要求当事人举证证明，确保判断标准的客观性；五是对目前司法实践中一些典型侵权行为进行类型化区分，从而规范了司法审判中不同的做法；六是将“间接侵权”纳入大陆法系的“共同侵权”的范畴，从而厘清了两个概念的内涵，规范司法实践的不同认定和做法；七是将侵权抗辩按照不同类型做了规定，并就先用权抗辩、现有技术抗辩等实践中使用较多的抗辩手段进行了较为详细的规范。目前北京市法院每年受理的专利民事纠纷约300件。除市高、中级法院外，海淀区、朝阳区法院也有权审理涉及实用新型和外观设计的专利民事纠纷。

（三）专利侵权的基础及审判思路

专利侵权案件的原告一般为权利人或其利害关系人，例如：专利实施许可合同的独占被许可人、排他被许可人以及符合条件的普通被许可人是利害关系人。被告一般为被控实施侵权行为人，例如：制

造商、使用商、销售商、许诺销售商及进口商。其诉讼请求往往可以总结为两种：停止侵权行为或赔偿经济损失。

当案件受理后，北京法院一般按照以下步骤进行审理：1、审查

涉案专利权的有效性；2、审查并确定专利权的保护范围3、审查被

控侵权行为是否成立；4、审查被告抗辩是否成立；5、应当审查并确定民事责任的承担。

（四）发明及实用新型专利保护范围的确定

在确定专利权保护范围时，发明或者实用新型专利权保护范围应当以权利要求书记载的技术特征所确定的内容为准，也包括与所记载的技术特征相等同的技术特征所确定的内容，并且应当对专利权人作为权利依据所主张的相关权利要求进行解释。其解释原则有三个：其一，专利权有效原则。在权利人据以主张的专利权未被宣告无效之前，其权利应予保护，而不得以该专利权不符合专利法相关授权条件、应予无效为由作出裁判。其二，折中原则。解释权利要求时，应当以权利要求记载的技术内容为准，根据说明书及附图、现有技术、专利对现有技术所做的贡献等因素合理确定专利权保护范围;既不能将专利权保护范围拘泥于权利要求书的字面含义,也不能将专利权保护范围扩展到所属技术领域的普通技术人员在专利申请日前通过阅读说明

书及附图后需要经过创造性劳动才能联想到的内容。其三，整体原则。将权利要求中记载的全部技术特征所表达的技术内容作为一个整体

技术方案对待，记载在前序部分的技术特征和记载在特征部分的技术特征，对于限定保护范围具有相同作用。

当权利要求的表述含糊或存在多义理解时，应当进行解释，例如“HPGPC的柱温为室温”。解释权利要求，可以使用专利说明书及附图、权利要求书中的相关权利要求、专利审查档案以及生效法律文书所记载的内容。以该方法仍不能明确权利要求含义的，可以结合工具书、教科书等公知文献及所属技术领域的普通技术人员的通常理解进行解释。

关于功能性限定特征的认定是指南的热点内容之一。其定义可参见最高法09年的司法解释第四条及专利审查指南第二部分第二章3.2.1中的规定。个人认为，当特征已经成为所属技术领域的普通技术人员普遍知晓的技术名词，如导体、散热装置、粘结剂、放大器、变速器、滤波器等，不认为构成功能性限定。在某些特殊领域，如电学领域，其权利要求往往需要通过功能性的方式进行描述，为了保险起见，建议使用功能性语言定义的同时也用相应的结构、材料、步骤等特征进行描述的技术特征，例如：一个图像传感模块，该图像传感模块包括：一个图像传感器阵列；一个安装在该图像传感器阵列前部的透镜；以及一个由三种颜色光所构成的第一照明源。

对于组合物的封闭式权利要求，被诉侵权技术方案在包含权利要求中的全部技术特征的基础上，又增加了新的技术特征的，则不落入专利权保护范围。但对于开放式组合物权利要求来说，如果被控侵权技术方案在包含权利要求全部技术特征的基础上增加新的技术特征，则应当认定被控侵权技术方案落入专利权的保护范围。

（五）发明、实用新型专利权的侵权判定

对于被控侵权产品的获取问题，在必要时，法院可以依原告申请对被控侵权物或者被控侵权方法进行现场勘验、证据保全。

在判定方法上，判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征，并以权利要求中记载的全部技术特征与被诉侵权技术方案所对应的全部技

术特征逐一进行比较。此处应注意技术对比是技术特征的对比，而非整体技术方案的对比，更非技术方案的功能、效果的对比。并且，进行侵权判定，不应以专利产品与被诉侵权技术方案直接进行比对，但专利产品可以用以帮助理解有关技术特征与技术方案；权利人、被诉侵权人均有专利权时，一般不能将双方专利产品或者双方专利的权利要求进行比对。

指南中对相同侵权进行了进一步的明确。相同侵权，即文字含义上的侵权,是指被诉侵权技术方案包含了与权利要求记载的全部技术特征相同的对应技术特征。例如“皮带传动”概括平皮带、三角皮带和齿形皮带传动等。但是，如果权利要求中的文字表述已将增加的新的技术特征排除在外，则不应当认为被诉侵权技术方案落入该权利要求的保护范围，如两层以上的权利要求。

于此同时，指南中对等同特征作出了定义。等同特征是指与权利要求所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且所属技术领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够想到的技术特征。对于等同原则的适用应当注意以下几点：1.应当在起诉时明确；2.等同侵权需要进行类似创造性的判断，应当慎重；3.等同原则的滥用导致保护范围过大；4.如果未主张等同原则，法院不应审理。

此外，在确定专利权的保护范围时应注意禁止反悔原则的问题，可参见指南第57、58、59条中的规定。

（六）外观设计专利权保护范围的确定

对于外观设计专利权的规定也是指南的热点内容之一。其保护范围应的确定应注意“从无到有，从轻到重，从简到繁”的解释原则。对于确定外观设计的保护范围可能产生影响的一些因素，如产品名称、用途、设计要点等，必要时还可以写明请求保护色彩、省略视图等情况。简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计，可以使外观设计专利权保护范围的确定更为客观、合理。

对于2008年专利法修订前申请并获得授权的外观设计，没有简

要说明的，应该如何处理？依据指南中第62条及63条，专利权人可以提交书面材料，说明外观设计的主要独创部位及设计内容。当事人提交的用以证明专利产品外观设计发展变化的相关证据，可以在确定保护范围时予以考虑。

同时，对整体视觉效果不产生影响的产品的大小、材料、内部结构，应当排除在外观设计专利权保护范围之外。

（七）外观设计专利的侵权判定

外观设计侵权判定中，应当首先审查被诉侵权产品与外观设计产品是否属于相同或者相近种类产品。

应当根据外观设计产品的用途（使用目的、使用状态）及功能，认定产品种类是否相同或者相近。确定产品的类别时，可以按照下列顺序参考相关因素综合确定：外观设计的简要说明、国际外观设计分类表、产品的功能以及产品销售、实际使用的情况等因素。

如果外观设计产品与被诉侵权外观设计产品的用途（使用目的、使用状态）及功能没有共同性，则外观设计产品与被诉侵权产品不属于相同或者相近种类产品，不构成侵犯外观设计专利权。

指南中第77条对一般消费者下了定义。一般消费者是一种假设的“人”，对其应当从知识水平和认知能力两方面进行界定。一般消费者的知识水平是指，他通常对外观设计专利申请日之前相同种类或者相近种类产品的外观设计及其常用设计手法具有常识性的了解。一般消费者的认知能力是指，他通常对外观设计产品之间在形状、图案以及色彩上的区别具有一定的分辨力，但不会注意到产品的形状、图案以及色彩的微小变化。对外观设计产品的一般消费者的知识水平和认知能力作出具体界定时，应当针对具体的外观设计产品，并考虑申请日前该外观设计产品的设计发展过程。

指南中适用第79条时应注意下列情形通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响：1.产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位；2.外观设计区别于现有设计的设计特征相对于外观设计的其他设计特征。

判定是否侵犯外观设计专利权，应当以是否相同或者相近似为标准，而不以是否构成一般消费者混淆、误认为标准。被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的，应当认定两者相同；在整体视觉效果上无实质性差异的，应当认定两者构成近似。

（八）侵犯专利权行为的认定

指南第87条，应当注意对于发明和实用新型专利不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。对于外观设计专利不得为生产经营目的制造、销售、进口。

指南第88条明确了专利侵权行为的起算时间。发明专利公开日以及实用新型、外观设计授权公告日之前的实施行为，不属于侵犯专利权的行为。在发明专利公开日至授权公告日之间，即发明专利权的临时保护期内，实施该发明的单位或者个人应当向权利人支付适当的使用费。对其实施行为的判定，可以参照适用有关专利侵权的法律规定。

指南第89条界定了第87条所述的“制造”行为，91条至95条界定了“使用”行为，96条、97条界定了“销售”行为，98条界定了“许诺销售”行为，99条界定了“进口”行为，这里需要注意的是将侵犯发明或者实用新型专利权的产品作为零部件或中间产品，制造另一产品的，应当认定属于对专利产品的使用；并且，方法专利可以延及产品，任何单位或个人未经专利权人许可，除了不得为生产经营目的而使用该专利方法外，还不得为生产经营目的而使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法所直接获得的产品；于此同时，将原始产品进一步加工、处理而获得的后续产品，也就是以该原始产品作为中间部件或原材料，加工、处理成为其他的后续产品，应当认定属

于使用依照该专利方法直接获得的产品。对该后续产品的进一步加工、处理，不属于使用依照该专利方法所直接获得的产品的行为。

（九）专利共同侵权

对于间接侵权的问题实践中有案件，例如地桩锁案。但是目前间接侵权并没有法律依据，最高法正在制定相应的司法解释。在审判实务中，部分间接侵权可以通过共同侵权解决，但目前使用共同侵权理论只能解决部分间接侵权问题，要想从根本上解决，只能通过修改专利法。

专利侵权的抗辩通常可分为：不侵犯专利权抗辩、专利权无效抗辩、现有技术、现有设计抗辩、合法来源抗辩以及先用权抗辩。其中，专利无效抗辩是涉嫌侵权人经常使用的手段。其无效抗辩理由往往是发明、新型是否符合新颖性、创造性的规定；外观设计是否符合《专利法》第二十三条有关规定；发明、新型是否《专利法》第二十六条第三款、第四款的规定；授予专利权的发明创造的专利权文件是否符合《专利法》第三十三条的规定。通过数据我们可以得知，18.5%的

被诉决定（专利授权、确权）被法院撤销，撤销理往往是因为创造性的问题。

对于现有技术抗辩应注意：用于抗辩的现有技术应当是一项单独的技术方案，或者一项单独的技术方案与公知常识的简单结合，不能结合两个或多个技术方案进行抗辩；在被控侵权产品与现有技术构成

相同或等同的情况下，现有技术抗辩成立，一般不再对比被控产品与原告专利更接近，还是与现有技术更接近。

指南第133条对“合法来源”进行了界定。“合法来源”：是指销售者或使用者能够证明其所销售或使用的产品，系由正规的市场流通渠道以正常的市场价格获得，同时，该产品在形式上符合相关行业法律法规的规定。这里需注意的是，不仅需要证明其产品的来源，而且还要证明这一来源的合法性；如果销售者系从无照摊贩处购买的产品，即使销售者可以证明其产品的来源，也无法认定合法来源；合法来源的证据通常是与销售有关的票据或其他相关证据，我国现有状况下，不宜认定过严；如果专利权人通过律师函或其他方式使使用者或销售者知晓，则不能再主张其不知道。

（十）专家意见及专家辅助人

目前，专家意见及专家辅助人也是司法实务中经常遇到的问题，大家需注意其证据的分类。专家意见分为法律意见和技术意见，其中法律意见属于参考资料，技术意见属于证人证言，并且技术意见需要附有证明其技术水平的资质证明，提供技术意见的专家证人出庭的，应当视为证人。专家辅助人不同于提供技术意见的专家证人，出庭的专业人员应当提交相应专业知识、学历、资历等专业资格且仅就技术问题进行说明，双方均可申请专家辅助人出庭。

（十一）法院调解

在司法改革的背景下，中国民事诉讼法明确规定了调解制度，最高法院颁布了关于民事调解的司法解释；在自愿与合法的原则下，调解是一、二审民事案件中必经程序；调解协议具有与生效判决同样的效力，一审法院也有调解结案的动力，北京法院民事案件调解率一般在70-80%。

（十二）禁令、证据保全

目前，专利法第66条、最高法院《关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》是专利诉前临时禁令的法律依据。由于难以证明“合法权益受到难以弥补的损害”、关于可能造成损失的担保问题难以达成一致、即将发生的侵权行为难以证明，因此对于专利诉前禁令北京法院审查比较严格，目前尚没有得到支持，但商标、版权案件支持过。

对于永久禁令的问题，基本上只要侵权成立，法院都会支持永久禁令。实践中被控侵权人一般会停止侵权行为，2009－2012北京法院一审侵权案件只有1件属于重复侵权。

对于证据保全，应注意在起诉时一并提交申请，并且在通知被告之前就进行了保全，采取保全措施后向被告发应诉通知及保全实施通知。该案件的一般由合议庭实施，涉及到赔偿数额证据的支持率较高，涉及侵权行为认定的支持率较低，方法专利一般会得到支持。证据保

全一般会要求提交担保，担保数额根据标的额、专利类型、侵权可能性、侵权情节酌情确定，一般不会低于标的额的10%。

（十三）、专利权评价报告

对于专利权评价报告，2001年最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定第九条做了规定，但对于该报告的性质是争议的热点问题。我们认为，专利权评价报告是判断实用新型或外观设计专利权稳定性的证据，但鼓励当事人在起诉前做专利权评价报告。当被告提无效后，法院会视情况是否中止，主要是因为专利评价报告的检索范围有限，仅检索了专利局自己的数据库。