从专利法33条和26条4款的差异解读

从专利法33条和26条4款的差异解读“修改超范围”

来源：隆天国际作者：冯志云时间：13-08-09

近年来，中国专利法第33条可谓是备受关注的“明星”法条，其在实践中所具有的“中国特色”也致使不少国外律师和代理人难以理解。国外律师和代理人在遇到“修改超范围”

审查意见时，其困惑往往会纠结在：我们的修改是完全能得到说明书支持的，为何还会被认为修改超出说明书记载的范围？

因此，此文旨在从33条“超范围”问题和26条4款“支持”问题的差异入手，并结合案例，剖析目前中国审判实践中33条的把握尺度，以期能“答疑解惑”。

专利法第33条及指南规定

申请人可以对其专利申请文件修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围[1]。

“原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容”。

?专利法第26条第4款及指南规定

?权利要求书应当以说明书为依据。

?权利要求书中的每一项权利要求所要求保护的技术方案应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出的技术方案，并且不得超出说明书公开的范围。

?如果所属技术领域的技术人员可以合理预测说明书给出的实施方式的所有等同替代方式或明显变型方式都具备相同的性能或用途，则应当允许申请人将权利要求的保护范围概括至覆盖其所有的等同替代或明显变型的方式。对于权利要求概括得是否恰当，审查员应当参照与之相关的现有技术判断。

33条和26条4款的异同比较

1.立法本意

33条和26条第4款的立法本意都是“平衡申请人与公众的利益关系”，在这一点上二者是存在共性的。不同之处，33条侧重以“先申请原则”为基准，防止申请人通过修改获得不正当的权益，担当了黑脸包公的角色，以白纸黑字来捍卫“先申请原则”；26条第4款侧重防止申请人通过过度概括获得不正当的权利。

2.适用时机和对象

33条是针对申请后发生修改的权利要求或说明书，而26条4款是针对申请时的原始权利要求和修改后不超范围的权利要求。一旦权利要求经过修改，则按审查指南的规定应先审查修改是否符合33条，然后才能审查26条4款。

3.依据内容

33条是依据原说明书和权利要求书记载的内容。然而，26条4款是依据原说明书公开的内容，允许在答辩的意见陈述中补充合理预测的等同替代或明显变型方式的内容。

解读专利局的审查实践

1.典型的审查逻辑

公开的范围＝文字记载的内容+直接、毫无疑义确定的内容+合理预测的变型或替代例记载的范围＝文字记载的内容+直接、毫无疑义确定的内容

下面举一个简单例子“金属－金、银、铜”来说明在目前的审查实践中两范围的差异。如果原始说明书中仅记载了“金、银或铜”来实现导电，未记载文字“金属”，那么在审查记载“金属”的原始权利要求时，审查员考虑的公开的范围=文字记载的“金、银、铜”+本领域技术人员的合理预测的其它金属；然而在审查加入了“金属”的修改后权利要求时，审查员考虑的记载的范围则仅限于文字记载的“金、银、铜”，不允许因本领域技术人员根据公知常识推导“金、银、铜”是金属而引入除“金、银、铜”以外的“其它金属”的新内容。

2.需避免的错误观点

误解1：修改后的技术方案能得到说明书支持就不超范围。

如前述“金属－金、银、铜”的例子，由于审查支持问题和超范围问题所依据的范围不同，从而导致保护范围相同的权利要求会因第一次是出现在原始申请文本或修改文本中而具有完全不同的命运：授权或驳回。

误解2：权利要求“修改不超范围”就是不扩大原权利要求保护范围，缩小保护范围不会产生“修改超范围”。

权利要求“修改不超范围”的本质含义是未纳入新的技术内容，而不是权利范围大小问题。因此，曾经也有人研究认为，专利法采用的“超范围”一词本身就不准确，容易导致公众误解，应当修改此法条的表达方式。相比而言，美国专利法第132条规定：“修改不应在发明的公开中引入新的内容”，其所采用的“不引入新的内容”更易理解、更加科学。对此，我们期待在未来修法时进行完善。

误解3：只要添加至权利要求中的技术特征是原说明书记载的，就不超范围。

修改是否超范围是指修改后的技术方案作为一个整体是否有记载，而不是仅看局部修改或增加的特征本身。例如，即使单个特征本身有文字记载，但与其它特征的组合形成了一个未曾记载过的技术方案，则有可能是“超范围的”。

误解4：在原权利要求保护范围内进行中位概括是不超范围的。

在实践中，概括性的修改内容确实存在较大的超范围风险，但也不是绝对的，要视说明书记载的具体技术方案中不同技术特征之间的关联程度。

例子：原始权利要求1：一种Y，其包括A、B和C。说明书记载的实施例包括A、B、C、

D、E。经过中位概括，修改后的权1：一种Y，其包括A、B、C和D。如果从说明书看D和E

紧密联系（协同关系），则上述修改后的权1倾向于被认为超范围。反之，如果从说明书看D和E不是紧密联系，则上述修改后的权1倾向于被认为不超范围。

我司复审成功案例分享

案例1：根据附图修改的内容（中国专利200580008197.2；复审决定书第33336号）

对于涉及依据附图修改的内容是否超范围，目前专利局的审查原则是：本领域技术人员在将所述说明书文字部分和附图结合起来作为一个整体进行理解时，能够直接地、毫无疑义地确定附图所示各部件之间的相对位置、相对大小等定性关系，却不能够仅从附图中直接地、毫无疑义地确定附图所示部件的尺寸参数等定量信息，例如，不允许在申请文件中增加通过测量附图得出的尺寸参数技术特征，以防止对说明书附图所公开内容的过度阅读。实际审查反映的普遍状况是：即使是从附图中的定性关系，在实审阶段修改时也是常遭遇“严格审查员”的驳回，这致使案件答辩难度增加，往往需要进入复审程序。案例1就是以附图体现的定性关系内容作为修改依据，实审遭驳回后复审成功的案例。

原说明书记载：双负压涡轮，具有多个冲击齿板，每个冲击齿板20包括安装部210和连接安装部的工作部220。

在答辩过程中，为了克服缺乏创造性的缺陷，为突出图示中冲击齿板结构能够利用冲击和剪切作用有效地粉碎不易粉碎的物料（例如中药材）的有益技术效果，申请人在独立权利要求中加入了附图才反映的如下技术特征：“在该工作部的顶部形成有成对的冲击齿，每对冲击齿的两个冲击齿以齿顶相对远离的方式倾斜，以使每个冲击齿的倾斜方向与所述每对冲击齿的齿根所在的平面之间形成锐角。”

驳回决定的观点：

.修改的内容包含了多种情况，例如冲击齿一个向内一个向外延伸，或者两个冲击齿不在同一个横截面内。而图2只显示了一种冲击齿的大小、长短、形状等关系。

.附图确实是原始公开的一部分，但文字表达的含义比确定的附图的含义广，依据上述文字描述显然可以画出除图2以外的其它冲击齿倾斜方式。

复审决定撤销了此驳回决定，认为上述修改不超范围，其观点：

.能由原说明书和图2直接、毫无疑义地确定

.不赞同以“除图2方式以外，冲击齿还存在其他倾斜方式”为由而认定修改超范围。

启发：

不能将附图视为具体下位概念，而将文字视为上位概括。“唯一性”并不是判断修改是否超范围的标准。

案例2：明显笔误的修正（申请号200710138307.8，复审决定书第45140号）

原说明书记载：音圈马达定位装置包括：一固定件10、一动件12和一连结件14。动件12可移动地设置于该固定件10上，动件12具有镜头组件120与线圈组件122，固定件10包括第一磁石组件102，第一磁石组件102包括第一磁石1022。线圈组件122导电后产生的电磁场与该磁石组件102散发的磁力线相互作用，以产生一电磁推力致动该动件12。第一磁石1022固定于镜头组件120，并间隔一可滑动间隙配置于线圈组件122的内部。

申请人将“第一磁石1022固定于镜头组件120”修改为“第一磁石1022固定于固定件10”。

原审查员以上述修改超范围为由作出驳回决定，其理由是：原说明书中对于“第一磁石1022”与“镜头组件120”之间的连接关系的记载自相矛盾，仅能说明第一磁石1022和镜头组件120之间不是“固定关系”，仅能直接、毫无疑义地确定：“第一磁石1022”和“固定件10”之间是部分与整体的包含关系。但不能直接、毫无疑义地确定“第一磁石1022”和“固定件10”之间的“固定关系”。

复审委认为：上述原说明书文字记载内容已经清楚表明第一磁石1022属于固定件的一部分，镜头组件120属于动件12的一部分，因此原说明书中的“第一磁石1022固定于镜头组件120”属于明显错误，且可唯一确定“第一磁石1022固定于固定件10”，符合专利法第33条的规定。

由案例2反映，审查员独立审查时往往对于矛盾的技术内容预先设想了多种可能，若无法一一予以排除，则认为修改不是唯一的，无法接受申请人的更正式修改。然而，复审委是更加客观地以本领域技术人员视角作出直接判断，而不是排除式的思维判断方式。

审查机关和司法机关的实践差异

专利局审查员的“紧缩”政策

鉴于专利局有严格质检，审查员会尽可能避免发生因未指出“超范围”缺陷而计重大失误的情形发生，采用“紧缩政策”严格执行上述审查逻辑，只要审查员认为修改后的内容可能包含未记载或不能直接地、毫无疑义地确定的内容，就会比较坚守“修改超范围”的意见。

专利复审委的“公平”政策

相比而言，专利复审委会将兼顾申请文件记载的全部内容和体现的技术贡献，对申请人的修改给予建议，平衡申请人与公众利益。从而，在某些确实对现有技术做出了贡献而仅因33条被驳回的具体案件上，会表现出相对宽松的“公平”政策。上述两案例即可一定程度地反映复审委的审查方式。

人民法院的“指导性审判”

在审理不服复审决定或无效决定的专利行政诉讼案件过程中，人民法院的审判原则可能不拘泥于《审查指南》，会从立法本意角度根据具体案情对专利法第33条产生新的解读。中国虽然不是“判例法”国家，但最高院的判决对未来相关法律法规的修改还是具有深远的“指导”意义。

例如，在著名的“墨盒”案件中，即郑某对精工爱普生株式会社的发明专利ZL00131800.4以其不符合专利法第33条为由的专利无效行政诉讼案件，北京一中院维持”修改超范围”的复审决定，然而，北京高院将实审答辩中的意见陈述和无效程序中对“存储装置”解释为“半导体存储装置”也作为判断修改是否超范围的参考，作出了修改不超范围的判决。最高院虽然也作出了与北京高院相同的“修改不超范围”的决定，但更进一步地从立法角度阐述了判断修改超范围新的指导思想，即：不仅应考虑原说明书及其附图和权利要求书以文字或者图形表达的内容，还应考虑所属领域普通技术人员综合上述内容后显而易见的内容；不能将所属领域普通技术人员可以直接、明确推导出的内容理解为数理逻辑上唯一确定的内容。

又例如，“氨氯地平、厄贝沙坦复方制剂”ZL03150996.7专利无效行政纠纷案的再审案，（2011）知行字第17号，专利权人在无效程序中依据说明书中氨氯地平1mg/kg与厄贝沙坦30mg/kg的组合实施例，将授权权利要求中氨氯地平与厄贝沙坦的比值范围1:10-50

修改为1:30。复审委认为原说明书记载的是具体剂量，不是比例关系，而且无法确定是否满足1:30比例关系的任何具体剂量均能达到相同的技术效果。最高院认为，对于本领域普通技术人员来说，1mg/kg与30mg/kg表明的是两种成分的比值，而非一个固定的剂量，因此1:30比例关系已经记载于原始说明书中。至于是否符合该比例关系的所有技术方案均能够实现本专利发明目的，是属于权利要求是否能得到说明书支持，即专利法第26条4款的问题，不宜以该理由认定修改是否超出范围。

专利申请过程的建议

1. 新申请撰写时，在说明书和权利要求中对技术方案要多角度、多层次地进行中位、上位概括。

2. 新申请撰写时，注意将附图中体现的结构改进，尽可能地以文字描述方式记载于说明书中。说明书中的改进点尽可能全面地架构于权利要求书中。

3. 在答辩中针对修改内容陈述修改不超范围的理由时，首选：说明直接的文字记载出处；其次，如修改内容确实无文字记载，需充分阐述本领域技术人员可以直接、毫无疑义确定的理由。如确实需要结合申请日前本领域公知常识才能推导出修改内容，则最好辅以适度举证，这也是为未来可能在行政诉讼中占取有利地位做充分的铺垫准备。

4. 在答辩时，对于必须通过中位概括来争取适当保护范围的案件，尽量采用原说明书中所采用的文字表达来进行中位概括。

5. 对于重要案件，要有攻有守，一方面要勇于和善于借助后续的法律救济程序（复审程序、行政诉讼程序），来捍卫真正的发明创造本应获得的权利。另一方面，还可以通过提出分案申请，采用“不超范围”的修改方式，先快速获得一个相对保守的专利权。

随着来自不同国家或地区申请人、专利代理人、律师的呼吁，33条审查实践的过于紧缩的状态已经受到国知局以及相关司法机关的高度关注。我们翘首期待，随着中国专利制度的与时俱进，专利法第33条能朝着表达更规范、审判实践更合理的方向发展。

[1]本文仅探讨发明和实用新型的修改，不包含外观设计