浅谈美国专利法第112条对中国专利法第26条第4款及第33 …

浅谈美国专利法第112条对中国专利法第26条第4款之借鉴

Comparative Study of U.S. Patent Law U.S.C. 35 §112 and Article 26 Item 4 of

Chinese Patent Law

作者李雁

摘要

本文主要针对在发明专利审查实践中经常遇到的有关专利法第26条第4款中关于“以说明书为依据”的审查标准问题。笔者试图通过借鉴美国专利法第112条的相关规定以及美国法院针对第112条的司法实践与判例对我国专利法第26条第4款中“以说明书为依据”的审查标准进行讨论，并提出自己的见解和建议。

关键词

以说明书为依据（supported by the specification）

能够实现（enablement）

共有性质（common quality）

过度试验（undue experimentation）

一、相关法规

（一）中国专利法第26条第4款

?权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。?权利要求书的最主要作用是确定专利权的保护范围。只要他人未经专利权人许可而实施的技术方案落入权利要求的保护范围，则构成侵权。1权利要求书的作用一方面需要为专利权人提供切实有效的法律保护，另一方面需要确保公众享有使用已知技术的自由。

根据专利法第26条第4款的规定，对权利要求的要求主要有以下两点：（1）以说明书为依据；

（2）清楚、简要的限定保护范围。

“以说明书为依据”，即通常所说的“权利要求得到说明书的支持”要求每一项权利要求所要求保护的技术方案在说明书中都应当有清楚充分的记载。要满足这个要求，应当保证权利要求的每个技术特征在说明书中都有记载或者反映。另外，为了获得尽可能宽的保护范围，权利要求一般是说明书记载的一个或多个

1参考《专利法详解》第三章，第138页；

具体技术方案的概括（即，上位描述）。这样的概括是允许的，但应当适当。权利要求的保护范围不应当过宽，以至于与发明人所作技术贡献不相称。

“清楚、简要的限定保护范围”是对权利要求的表达所提出的要求。即，要求权利要求的内容和表达要清楚、简要。由于本文讨论的重点在于如何理解“以说明书为依据”之规定及其审查标准，这里笔者没有对“清楚、简要的限定保护范围”作详细讨论。

（二）美国专利法第112条

美国专利法第112条总共有6款规定，其中，与这里讨论的中国专利法第26条第4款相关的是第（1）、（2）和（6）款。笔者对相关规定翻译如下：美国专利法U.S.C. 35 §112

（1）说明书应当包含发明的书面描述（written description），并以全面、清晰、简明和准确的术语描述制造和使用发明的方式和过程，以使得本领域技术人员能够制造和使用该发明（enablement），并且说明书还应当提出发明人所想到的实施其发明的最佳实施方式（best mode）。2

（2）说明书应当推导出一个或多个权利要求，这一个或多个权利要求特别地指出并且清楚地申明申请人视为其发明的主题（claim definiteness）。3（6）权利要求中针对组合的特征可以被表示为用于执行特定功能的装置或步骤，而无需阐明支持该功能描述的结构、材料或动作，并且这样的权利要求应该被解释成覆盖在说明书及其等同物中所描述的相应结构、材料或动作。4上述第（6）款相当于我国专利法所称“功能性描述”，其规定在《审查指南》关于第26条第4款的审查标准中5。对于“功能性描述”的比较法研究，笔者将另文探讨，这里不作详述。

美国专利法第112条的核心在于说明书的“充分公开（adequate disclosure）”6。分解来看，其包含四方面要求：

1．能够实现（Enablement）：该要求是“充分公开”的最重要一点。它要求发明人足够清楚地描述其发明，以使得本领域技术人员能够理解如

何制造和使用该发明。说明书中的描述应该能够避免本领域技术人采

2原文：The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor of carrying out his invention.

3原文：The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the applicant regards as his invention.

4原文：An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.

5参考《审查指南（2010版）》第二部分第二章第3.2节，第145页

6参考“Patent Law and Policy: Cases and Materials”，作者Robert Merges, John Duffy，第4章第257-260页

取大量试验才能再现本发明。

2．书面描述（Written description）: 除了使得本领域技术人员能够重现发明之外，发明人还必须突出描述他要求保护的主题，并且由权利要

求限定其突出的主题。该条款经常在申请人修改权利要求时使用。审

查员考查修改后的权利要求是否在原始申请的公开内容中得到支持。

3．表达清楚（Claim definiteness）：发明人必须利用权利要求来限定其要求保护的发明的界限，以使得公众能够容易地分辩发明人合法权益的

界限。虽然说明书中公开的内容通常能够帮助解释权利要求的语言，

但是本条款还要求权利要求的语言本身清晰。

4．最佳实施方式（Best mode）：发明人必须向公众公开其已知的实施发明的最佳实施方式。

关于“最佳实施方式（best mode）”，在中国专利法中没有相关规定。

尽管美国法中并没有类似“以说明书为依据”或“权利要求得到说明书的支持”之类的语言，但是通过了解美国相关法规的司法实践可以知晓，类似的规定主要反映在美国法第112条第1款之“能够实现”中。关于“能够实现”的解读贯穿美国审查和司法实践的过程并反映在许多经典判例中。在下文中，笔者会通过判例分析来简介美国业界关于“能够实现”的判断标准，希望能够对我国第26条第4款之审查标准提供些许借鉴。

二、中国专利法第26条第4款之探讨

虽然中国专利法已经对于“以说明书为依据”给出明确规定，但是对其审查标准尚没有明确定义。尤其对于上位概括，《专利法详解》中解释：“一项权利要求概括得是否适当，需要根据发明的具体情况和所属技术领域的特点，并参照有关的现有技术来判定，不可能有一个固定的、一成不变的标准”7。话虽如此，申请人在面对一项“上位过宽，进而得不到说明书支持”的审查意见时，还是经

7参考《专利法详解》第三章，第139页；

常会问：

究竟怎样程度的上位可以被认为能够得到说明书的支持？

在《审查指南》第二部分第二章第3.2节对此规定如下：

“如果所属技术领域的技术人员可以合理预测说明书给出的实施方式的所有等同替代方式或明显变型方式都具备相同的性能或用途，则应当允许申请人将权力要求的保护范围概括至覆盖所有的等同替代或明显变型的方式。概括是否恰当应当参考相关的现有技术来判断”8，

“应当审查概括是否得到说明书的支持。如果概括包含申请人推测的内容，而其效果又难以预料和评价，则应当认为这种概括超出说明书公开的范围。如果本领域技术人员有理由怀疑该上位概括或并列概括所包含的一种或多种下位概念或选择方式不能解决发明的技术问题，并达到相同的效果，则应当认为该权利要求得不到说明书的支持”9，

“如果说明书给出的信息不充分，而本领域技术人员用常规的实验或者分析方法不足以把说明书记载的内容扩展到权利要求的保护范围，则得不到说明书的支持，申请人应当对该概括进一步限定”10。

然而，上述规定在审查实践中带来很多问题和争论。审查员在给出针对上位概念得不到说明书支持的审查意见时，有时并没有给出反例，而仅仅笼统地指出“本领域技术人员有理由怀疑该上位概括所包含的一种或多种下位概念或选择方式不能解决发明的技术问题，并达到相同的效果，则应当认为该权利要求得不到说明书的支持”。在此争论情况下，申请人不禁要问，究竟怎样的怀疑是合理的？举证责任应该在于审查员还是申请人一方？如果在于申请人一方，申请人需要给出怎样的实例来证明该上位概括是合理的？“以说明书为依据”应该遵循怎样的审查标准？对于这些问题，审查实践中似乎没有给出清楚的答案。

上面提到，我国专利法第26条第4款“以说明书为依据”可以与美国专利法第112条“能够实现”之规定相对照。下面，笔者将通过介绍和分析两个经典判例来探讨美国以及欧洲关于“能够实现”的审查标准。所要讨论的判例包括“爱迪生白炽灯专利侵权案”以及“哈佛致癌老鼠案”。

三、美国专利法112条之“能够实现”

如前所述，美国专利法112条之“能够实现”规定在美国专利法U.S.C. 35 §112第（1）款中，“说明书应当包含发明的书面描述，并以全面、清晰、简明和准确的术语描述制造和使用发明的方式和过程，以使得本领域技术人员能够制造和使

8参考《审查指南（2010版）》第二部分第二章第3.2节，第143-145页；

9同上

10同上

用该发明”。一种观点认为该规定仅仅是针对说明书而言的。笔者对此有不同看法，笔者认为“能够实现”的范围与权利要求的范围之间具有直接关系。

在经典案例In re Fisher11中，法院指出：“能够实现的范围必须至少与权利要求的范围大体相称”。所谓“能够实现的范围”等于说明书明确公开的范围加上本领域普通技术无需过度试验就能够获知的范围。“能够实现”要求的目的在于确保公众知识根据专利说明书的记载而增加至少与权利要求的范围相称的程度。由此可见，“能够实现”并不仅仅是针对说明书的规定，也体现出对于权利要求的保护范围的要求，即，权利要求的保护范围必须与本领域技术人员根据说明书的记载能够实现的范围相称，也就是说，要得到说明书的支持。

3.1 案例一：“爱迪生白炽灯专利侵权案”12

“爱迪生白炽灯专利侵权案”是美国专利法历史上关于“能够实现”问题的著名判例。尽管该判例形成于100多年前的1895年，但该判例中所形成的针对“能够实现”问题的多个审查标准在美国专利法实践中沿用至今。

在该案中，原告Sawyer & Man（简称SM）公司控告Edison电灯公司专利侵权，争议的焦点在于爱迪生电灯是否侵犯SM电灯专利权，即，美国专利第317, 676号。

该案主要涉及SM电灯专利的两项权利要求，即：

1．一种用于电灯的白炽导体，该白炽导体由碳化纤维或纺织材料（carbonized fibrous or textile material）构成并具有拱形或马蹄形形状。

3．该用于电灯的白炽导体由碳化纸（carbonized paper）构成。

SM电灯专利的说明书记载：“在实施本发明的过程中，我们采用碳化纸还有木炭”，“由于采用从植物纤维或纺织材料而来的炭而不是矿产石墨或炭黑，本发明带来很多优势”。

商用爱迪生电灯的灯芯由一种具有特殊性质的碳化竹（carbonized bamboo）材料制成。多年来，SM电灯早已不在市场上销售并且历史证明从未取得商业上的成功。但是，不可否认，市场上销售的爱迪生电灯所采用的碳化竹灯芯的确落入SM电灯专利的权利要求1所限定的“碳化纤维或纺织材料”的范围之内，但是就权利要求3所限定的“碳化纸”的范围而言，则没有侵权。争论的焦点在于：SM权利要求1的“碳化纤维或纺织材料”上位概括是否合理。即，是否满足权利要求清楚的要求。

在评述SM是否有权垄断所有“碳化纤维或纺织材料”制成的白炽灯导体时，美国巡回法院论述：

11参考426 F.2d 833,835 (CCPA 1970)

12参考159 U.S. 465 (1895)

“如果专利权人已经发现了“碳化纤维或纺织材料”的一种区别于其他材料的共有性质（common quality）并且该性质特别适合于白炽灯导体，则SM的上位限定没有过宽。例如，如果一直以来矿石或陶瓷被用于一特定目的，一发明人针对一种木制品获得专利，并且发现所有木制品一般都适用于该目的，那么对木制品的上位限定并无不当；即使被控侵权方使用了与发明人不同的木制品，也构成侵权。相反，如果一般木制品都不适用于该目的，而发明人发现一种特殊木制品由于具有特定性质而可以适用于该目的，那么如果其他人发现和使用另一种具有类似或更高级性质的木制品，则不构成侵权。”

该案件提供了对上述原理的很好诠释。SM提出他们发现碳化纸是用于白炽灯导体的最佳材料。然而，他们并没有将他们的发明限制在碳化纸材料，而是扩展到更广的范围，即，“碳化纤维或纺织材料”。实际上，试验表明，在对超过六千种植物纤维进行试验之后，发现没有一种具有适合于白炽灯导体的目的。在此情况下，利用这种过宽的保护范围排除他人进一步调查试验和获取专利的权利是不当的。

由此可见，在探讨上位限定是否合理时，美国巡回法院认为关键在于：该上位限定所包含的所有实例是否具有“共有性质”以用于发明的特殊目的。

实际上，在爱迪生研制“碳化竹”灯芯的过程中，他对数千种植物纤维进行了试验，但是发现植物纤维并不具有适合于制造白炽灯导体的“通用性质”。实际上，植物纤维的纤维质地是制造白炽灯导体的一个障碍。爱迪生最终选择使用的竹材料并不是由于其具有一般的植物特性，而是因为该竹材料具有某种区别于其他纤维材料的特殊性质，使其适用于制造白炽灯导体的目的。

那么，SM早先利用碳化纸和木炭所进行的并不成功的试验是否给了他们排除后来发明人更伟大发明或发现的权利呢？答案当然是否定的。

此外，美国巡回法院还指出：

“美国专利法第112条中关于“能够实现”的立法本意是要通知公众专利权人要求保护的发明究竟是什么，告知法院应该依据什么对发明的保护范围进行解释，并告知竞争制造者和销售者他们应该避开怎样的范围以避免侵权。从另一角度讲，评价上位限定是否合理应该以避免“过度试验（undue experimentation）”为标准。”

在另一判例Tyler v. Boston13中，美国法院也评述：“当专利试图保护一项新发明时，该要求保护的新发明的各组成部分应该被清楚且准确地陈述，不能要求尝试使用该发明的技术人员只能通过“更多试验”才能实现之”。

通过将上述“过度试验”原理应用到上述爱迪生灯芯侵权案，美国法院发现：13. 参考[74 U.S.] 327, 330 [1868]

本领域技术人员无法得知哪种或哪些碳化纤维或纺织材料适用于白炽灯导体的目的，除非进行更仔细且费力的试验。

总结一下，在“爱迪生白炽灯专利侵权案”中，美国联邦巡回法院针对美国专利法第112条的“能够实现”给出如下两条重要的审查标准：（1）“共有性质”（common quality）；以及

（2）“过度试验”（undue experimentation）。

如果发明人在说明书中公开了权利要求中的上位限定所包含的所有实例具有某种“共有性质”以适用于该发明的特定目的，则认为该上位限定是可以实现的并得到说明书的支持。相反，如果说明书没有揭示这样的共有性质，而是要求技术人员必须执行“独立试验”才能发现适用的实施例，则该上位限定没有得到说明书的支持。

3.2 案例二：“哈佛致癌老鼠案”14

哈佛致癌老鼠（onco-mouse）专利也是应用“能够实现”原理的经典案例。该案例在美国和欧洲经历了完全不同的审查过程。这里，笔者着重该专利在欧洲的审查历史来比较美国以及欧洲对于“能够实现”之异同。

该专利涉及如下技术内容：发明人Leder和Stewart分离出哺乳动物的致癌基因，并将其注射到老鼠的受精卵，从而产生对致癌物质极度敏感的转基因老鼠。然而，在撰写权利要求时，他们没有将发明的范围局限于“转基因老鼠”，而是扩展到“已引入致癌基因的任意非人类哺乳动物”。美国专利局认可该较宽的保护范围。然而，在欧洲，该专利的授权就没有这么顺利了。欧专局（EPO）的审查部门拒绝了该宽泛限定，并指出：本领域技术人员如果不经过创造性劳动或过度试验，无法将本申请的特定教导成功地应用到所有种类的哺乳动物。

EPO复审委员会在复审该申请时虽然应用了与审查部门基本相同的法律标准，但是没有同意审查部门对事实的认定。EPO复审委员会指出：“单凭权利要求保护范围较宽这一事实本身并不能作为认定申请不符合‘充分公开’要求的依据。只有在基于事实存在严重怀疑的情况下，才可以出于公开不充分的理由而驳回申请。

虽然审查部门认定某些除了老鼠之外的非人类哺乳动物具有完全不同的基因和不同的免疫系统并无不妥，但是这不一定得出本发明无法在这些动物身上应用的结论。相反，至少有一种信息来源表明本领域技术人员有可能在除了老鼠之外的非人类哺乳动物上应用本发明。本委员会也无法找到任何事实和理由对本领域技术人员实施本发明的可能性提出质疑。”

14参考美国专利No. 4,736,866之审查历史

由此可见，EPO对于“能够实现”的分析与美国类似。例如，EPO也采用了“过度试验”的判断标准。

另外，该“致癌老鼠”案也反映出在专利申请递交时解决“能够实现”问题的困难。技术在不断发展，在专利申请递交时，没有人能够确切地知道未来该技术的发展是怎样的或者在未来实现这些技术发展的难度如何。对此，EPO和美国专利局持类似态度，即，按照有益于发明人的方向进行审查（pro-inventor）。具体讲，专利局一方具有举证责任以质疑申请不符合“能够实现”的要求。当发明人可能已经实现了一个较宽的新应用范围时（例如，针对开创性发明），将其保护范围仅仅局限于说明书中明确记载的确切实施例而不顾发明人所发现的更广泛的原理是不公平的。这不利于鼓励发明和鼓励早期公开。

相应地，对于我国的审查实践，笔者也认为，在审查员质疑某上位概括没有得到说明书的支持时应当给出适当的反例。在审查员无法给出相应反例的情况下则无法满足“合理的怀疑”，此时利益应归于发明人。

四、总结

无论是美国的“能够实现”还是我国的“以说明书为依据”，笔者认为其原理的核心都在于：说明书公开的内容应该与权利要求限定的范围相称。一般而言，公开的内容越多，权利要求的范围就可以越宽。

从经济角度看，发明人希望其在科研上花费的投资与实际能够获得的排他保护范围应当相称。一方面，如果标准过高，使得专利的范围限制得过窄，或者要求说明书公开更多实施例来支持一个较宽的范围，则发明人可能需要投入更多资金用于研发，才能得到他希望获得的专利范围。这可能致使很多企业将资源从研发部门转向非研发投资，或者将他们的发明用商业秘密而非专利来进行保护。这不利于科技的发展和技术的进步。另一方面，如果标准过低，则如上针对爱迪生灯芯案所论述的，第一代科研被授予一个过宽的保护范围，则可能妨碍未来第二代科研的发展。这也同样不利于科技的进步。因此，确立一个合理的审查标准是至关重要的。

通过以上两个经典案例的分析，可以看出，美国与欧洲在对待“能够实现”这一问题时所依据的审查标准是类似的。在美国“爱迪生白炽灯专利侵权案”中所确立的“（1）共有性质；（2）过度试验”的标准在欧洲得到类似的应用。

该标准认为：如果发明人在说明书中公开了权利要求中的上位限定所包含的所有实例具有某种?共有性质?以适用于该发明的特定目的，则认为该上位限定是可以实现的并得到说明书的支持。相反，如果说明书没有揭示这样的共有性质，而是要求技术人员必须执行?过度试验?才能发现适用的实施例，则该上位概括

是不合理的。

另外，根据“哈佛致癌老鼠案”在EPO的审查历史可以看出，在对于权利要求的上位概括存在质疑的情况下，美国和欧洲专利局采取了类似的“有益于发明人”的态度。即，专利局及审查员一方负有举证责任以质疑申请不符合“能够实现”的要求。

总之，确定专利保护的合适范围是一个非常复杂的问题，很难确定一个确切的标准。但是，一个根本的大方向是不变的：对于伟大的开创性发明，例如贝尔发明电话，专利系统应赋予更宽的保护范围和更大的财产权益；而对于相对较弱的改进型发明，例如上述SM白炽灯芯，则应当将其保护范围和权益局限于发明人真正作出贡献的权益增值部分。

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参考文献

1.《中华人民共和国专利法及实施细则》（2010版）;

2.《审查指南》（2010版）;

3.《新专利法详解》，知识产权出版社;

4.《专利审查概说》，知识产权出版社;

5.《中国专利法详解》，尹新天著，知识产权出版社;

6.“权利要求书以说明书为依据——浅谈对中国专利法第26条第4款的理解”，刘阳峰，

中国专利与商标，1995年8月；

7.?专利法第33条与第26条第4款的立法本意与执行尺度?，李春晖，中国发明与专利，

2012年第3期；

8.?Patent Law and Policy: Cases and Materials” (Fourth Edition), Robert Patrick Merges and

John Fitzgerald Duffy;

9.“Examples & Explanations: Intellectual Property” (Second Edition), Stephen M. McJohn;

10.“Examples & Explanations: Patent Law” (Third Edition), Martin Burke