职务发明与专利归属的界定分析

职务发明与专利归属的界定分析

1．我国法律关于专利权利归属的规定

我国专利法等法律法规对于职务发明创造的专利申请权与专利权的归属，有专门的规定。由上可知，我国现行立法对职务发明创造的权利归属是从职责履行和资源利用两个角度加以认定的。以下兹分述之。

(1)履行职务责任的职务发明创造

《专利法》第6 条第1款所称“执行本单位的任务所完成的发明创造”，即为履行职务责任的职务发明创造。《专利法实施细则》第12 条、《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》（法释[2004] 20号）第2 条第1款进行了具体的细化。以下主要根据《专利法实施细则》的规定，简要介绍一下履行职务责任的职务发明创造的内涵。

①在本职工作中作出的发明创造

理解这种职务发明创造的关键是本职工作的范围究竟为何。所谓本职工作就是发明人或者设计人的职务范围，即具体的工作责任、工作职责的范围，而不是单位的业务范围，也不是个人所学专业的业务范围。每个工作人员都有本职工作，但并非所有本职工作执行的结果都有可能产生发明创造，这里所说的本职工作是指研究、设计和开发的工作，其他的工作不包括在内。随着经济的发展，单位的业务范围不断扩大，内部职能分工越来越细。

按照岗位责任制的要求，职工只对本人所任岗位的职能承担责任，而不能对其他岗位职能也承担责任。如果把职工一切与本单位业务有关的发明创造都认为是本职工作，无疑扩大了职工的责任范围，这显然是不合适的。

②履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造

工作人员（雇员）的本职工作虽然不是研究、设计或开发工作，但是经单位分配参加比较短期或者临时的研究、设计或开发工作，从而作出发明创造的，也应认定为职务发明创造。履行本单位交付的任务，是指本职工作以外的任务，是单位领导根据工作的特殊需要要求工作人员承担的特定工作，如参加为特定目的设立的研究、设计小组等。其范围要严格加以限定，不能把一般的号召、要求、构想或提议看成是单位交付的任务，随意扩大单位交付任务的范围，否则在职人员的发明创造积极性将会受到影响。

③退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造

对这种职务发明创造，需要注意的是，首先，“1年内”的起算日应以正式办理完退休、调离或者终止劳动，人事关系手续之日为准；其次，此种发明创造“作出的”的日期系发明创造的实际完成日，而非专利申请日，当然如果无证据证明的，可以以专利申请日推定为该发明创造的作出日期；另外，所谓“有关的”发明创造是指在完成本职工作中作出的，或完成本单位交付的任务过程中作出的发明创造。

(2)利用单位资源的职务发明创造

①主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造

《专利法》第6 条第1款所称“主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造”即为利用单位资源所形成的职务发明创造。《专利法实施细则》第12 条第2款将《专利法》第6 条所称的“本单位的物质技术条件”，解释为“本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。”《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》（法释[2004]20号）第3 条也认为：“合同法第三百二十六条第二款所称‘物质技术条件’，包括资金、设备、器材、原材料、未公开的技术信息和资料等。”这与《专利法实施细则》的相关解释基本相同。

需要注意的是，主要利用单位的物质技术条件，是为了完成某种发明创造，而不是在完成该发明创造以后为了检测或者试验该发明创造。所谓主要利用，是指“利用本单位的物质条件、费用较大或者该物质技术条件在发明创造完成过程中起了主要作用，如果缺少这种物质技术条件，该发明创造就可能完不成。”

《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》（法释[2004] 20号）第4条规定：“合同法第三百二十六条第二款所称‘主要利用法人或者其他组织的物质技术条件’，包括职工在技术成果的研究开发过程中，全部或者大部分利用了法人或者其他组织的资金、设备、器材或者原材料等物质条件，并且这些物质条件对形成该技术成果具有实质性的影响；还包括该技术成果实质性内容是在法人或者其他组织尚未公开的技术成果、阶段性技术成果基础上完成的情形。但下列情况除外：（一）对利用法人或者其他组织提供的物质技术条件，约定返还资金或者交纳使用费的；（二）在技术成果完成后利用法人或者其他组织的物质技术条件对技术方案进行验证、测试的。”

②利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造

《专利法》第6 条第3款规定：“利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定。”此种情形下的发明创造，在权利归属问题上确立了合同优先原则，其目的一是想调动科研人员的积极性，使其自筹资金，按照市场需求立课题；二是想利用单位的闲置资金、设备等，达到智力资源和物质资源的优化组合；三是可以减少权益纠纷，使个人和单位之间有更多的选择余地，充分实现专利法鼓励发明创造的立法宗旨。

2．企业与员工之间的专利权归属

一般而言，作为职务成果的专利申请权与专利权都归属于雇用单位，此点为法律所确认。企业无须与员工特别约定，也可依法律之规定，直接取得这些职务成果的知识产权。

但是，企业应当在员工的新进岗前培训或职业手册中，特别告诉员工职务成果归单位所有的事实。因为员工并非法律人士，未必了解这些规定。企业履行告知义务后，能让员工明确职务成果的法律归属，以避免因不知法律规定而擅自处置的情形发生。此外，这种告知义务，也表明企业对权利归属的重视程度，以警示员工不要恶意处置职务成果，否则会带来相应的法律责任。

需要注意的是，对职务成果的归属，法律并不排除当事人的特别约定，即可约定归属于员工（完成人）所有。此种法律规定上的灵活性，企业也可资运用，尤其在引进高级人才时，可以以此作为优惠，吸引其从事研发工作。当然，此时企业虽不要求取得知识产权之所有，但

务必主张优先使用权，否则会一无所得。

从专利纠纷的角度，确定专利权归属这个问题不容忽视。专利权纠纷可分为“权属纠纷”、“合同纠纷”和“侵权纠纷”等，而有些“侵权纠纷”案件的审理，首先面临的也是权属的确定问题。也就是说，专利的权属不确定，侵权也就无法确定。尽管我国现行专利法上对权属问题有所规定，但仍不够清晰，这也是实践中经常发生权属争端的一个重要原因。如果能够通过合同在有关当事人之间明确约定专利权的归属，则会减少此类纠纷发生的机会，从而避免不必要的诉讼及花费。

如果企业要避免与员工就职务成果发生争执，只是简单地引用法律声明职务成果归企业所有，并不能解决问题，因为员工会对什么是职务成果提出疑问。比如，在工作之余，主要利用单位物质技术条件开发的技术，员工可能认为这并不是企业交给自己的任务，也不是在上班期间作出的，只是顺便利用了一下企业的场所、设备等物质条件而已，应该归自己所有。

于是，争议就会发生，不仅耗费精力，而且影响企业员工的情绪。企业想最大限度维护自己的利益，可以在合同中对职务成果作出明确的定义，对什么时间、什么情况下发明创造属于职务成果，进行合理的界定。

在与专利权相关的员工管理中，除了明确约定职务成果的归属外，还应当约定，员工必须为所开发的职务成果的专利申请等事项提供便利和必要的文件，以避免员工跳槽后，对企业的知识产权事宜置之不理。

为了避免不必要的法律纷争，有些企业还专门制定了单位内部解决权属纠纷的办法。例如，北京某大型国有工业企业，就曾专门制定了解决本单位与员工之间关于职务技术成果与非职务技术成果争议的程序性制度。该制度的要点是，凡是员工本人认为其取得的某项技术成果是非职务技术成果时，应当首先向单位提出书面主张，并全面陈述理由，单位审查后认为理由成立的，给予明确的书面确认；如果单位不同意员工的理由，但双方又不能达成一致意见的，任何一方可以向法院（或仲裁机关）起诉（或申请仲裁）；如果员工未向单位提出过书面主张的，即为职务成果。这一内部制度施行后，该单位便未再出现员工与单位间的权属争议。

管理提示：不要让职务成果成为公司的火药桶

很多公司意识到知识产权的重要性，开始在合同里明确职务成果归属于公司。不过，在有关权利归属的合同中，不能只是简单地给出一个职务成果的定义，而需要根据不同员工的岗位和职责，在合同中细化哪些情形下产生的成果属于职务成果的范围。因为职务成果这个词组的内涵并不十分清晰，就像医生的处方，是属于医院的职务成果还是医生的个人创造，往往争论不休。

在实践中，员工往往会就什么成果是否属于职务成果提出疑问，从而与公司在知识产权的归属问题上发生争议，甚至激化矛盾，两败俱伤。如果能够通过合同在有关当事人之间明确约定什么是职务成果，并建立相应协调机制，辅以人性化的处理方式，以确定知识产权的权利归属，则会减少此类纠纷的发生，避免不必要的诉讼及花费，更能促进公司的和谐发展。

当然，公司在界定职务成果的范围时，一般难以穷尽所有的可能。但有必要就公司目前已知的状况，清晰地列举职务成果的范围，同时再给出一个认定职务成果的标准，以解决未尽的职务成果范围问题。总之，不要让职务成果的模糊范围，成为公司与员工之间的火药桶。